授予前举发(PIS)是专利被授权之前专利申请待决期间的提交,任何人都可以质疑任意待决权利要求的有效性。PIS根据Leahy-Smith美国发明法案(AIA)设立,并自2012年9月16日起可用。其旨在取代和扩展先前的范围比较狭窄并有限的第三方举发程序。
提交举发
质疑的内容以及如何质疑
可以对任何非临时发明专利,外观设计或植物申请提交PIS。 该申请可以是待决或放弃的,已公开或未公开的,但不能是被授权或已公告的。
PIS允许提交现有技术专利,公开的申请,以及与专利申请潜在关联的出版公开。PIS必须包括关于现有技术与专利申请的相关性的描述,其包括事实陈述并将现有技术与申请的权利要求相联系,但是不可以包括关于可专利性的争辩或结论。
授予前举发不适用于任何再颁申请或再审程序。
谁能提交
任何实体或个人都可以提交授予前举发,但不能是有公开义务的申请人或任何个人。授予前举发是匿名的。
时机
PIS必须在以下两个时间点中较早的时间之前提交:
1. 发出授权通知的日期;
2. 首次公开后6个月和审查员发出第一次审查意见之间较晚的日期。
成本
如果质疑者提交三份或更少的文档,并且声明这是该质疑者第一份并且仅此一份针对该申请的PIS,则没有任何费用。否则,每十个现有技术文献或其片段的费用是180美元。同时,不存在针对小实体的折扣。
举发决定
合规
如果认为举发合规,则将通知申请人并且相关内容将被加入该申请的申请文件案件信息。如果认为举发不合规,则其将被弃用并且不会返还费用.。第三方可以请求在认为其举发不合规的情况下被告知。如果这样,第三方可以重新提交其整个举发,包括费用。
审查员的决定
PIS最终被提交至处理该申请的审查员。因为该提交是匿名的,第三方质疑者的参与仅限于其举发内包含的内容。这些文档一旦被审查员考虑就成为专利申请的审查历史。若此,该“决定”的时间变化很大,就像USPTO专利审查的速度和时长会有很大不同。
其申请被质疑的申请人在没有USPTO要求的情况下没有对PIS进行回复的责任,但是如果例如在审查意见通知书中作出了该要求,则申请人可以按照正常的申请过程进行争辩或修改权利要求。
Post-Proceedings
Estoppel and Appeals
禁止反言和上诉都不适用于PIS。匿名的举发方式排除了上述渠道存在的可能性。申请人在PTAB进行诉讼时仍然可以对审查员作出的不利最终决定进行上诉。
实践小贴士
• 在质疑USPTO的待决申请时,推荐采用匿名的方式,并且PIS提供了这样的途径。
• 仅有一次提交举发的机会是不利的。如果审查员认为该文档不适用,或者如果申请人成功地对提交的文档提出异议,则没有追索或答辩的机会。
• 如果通过审查员的驳回或申请人针对权利要求的争辩或修改而使得申请在PIS存活下来,则当专利授权时,更难以质疑该专利。
• PIS特别便宜,但是如果对举发管理不当,则可能产生实际上增强最终发布的专利,而不是使其得不到授权的相反效果。
授予前举发(PIS)快速参考
质疑的内容?
• 任何没有公布的发明专利,外观设计或植物申请
• 申请可以是待决或放弃状态
提交的材料?
• 提交的现有技术可以是任何专利或出版物公开
• 必须包含为何每个参考文献与申请相关的简要描述。
何时可以提交?
• 在以下两个时间点中较早的时间之前提交:
o 发出授权通知的日期;
o 首次公开后6个月和审查员发出第一次审查意见之间较晚的日期。
谁可以提交?
• 任何个人或实体,只要其不是申请人并且没有公开的义务
费用?
• 如果请求人提交不超过3个文档,并声明这是首次并且仅此一次PIS,则没有费用
• 否则,每10个现有技术参考文献的费用是180美元。
针对举发的决定
• 如果符合要求,则PIS被转发至该申请的审查员
• 在不合规的情况下,请求人可以要求被告知,但不可以重新听证或上诉,也没有费用返还。
审查员的决定
• 一旦进入申请的问卷案件信息,PIS将在申请过程中被考虑
• 审查员没有责任答复PIS除非USPTO要求这样做。
禁止反言/上诉
• 没有禁止反言限制
• 请求人不可以上诉
• 申请人可以按照正常的申请程序对审查员提出的任何不利决定上诉。
其他
• 举发是匿名的
• PIS是单方程序 – 一旦提交,第三方不会发挥任何进一步的作用。