授权后复审(PGR)是美国专利系统的全新多方程序,其允许第三方在USPTO授权专利或者公布再颁专利后9个月内质疑公布专利的有效性。具有基于新的先申请制的有效提交日期的专利,即有效提交日在2013年3月16日或之后,有资格进行PGR。任何一方,如果不是专利的所有者并且没有提交民事诉讼来质疑该专利的有效性则可以提交针对授权后复审的请求。与再审实践相比,PGR请求可以基于任何可专利性的理由,包括不具有可专利性的主题(35 U.S.C. §101),新颖性(35 U.S.C. § 102)和显而易见性(35 U.S.C. § 103),以及不符合35 U.S.C. § 112的要求。
提交请求
可以质疑的内容?具有根据新先申请制的有效提交日期的专利,即权利要求在2013年3月16日或之后的专利。
可能的提交理由?任何无效的理由,包括§§ 101, 102, 103, 和112,其涵盖:现有技术(缺少新颖性和显而易见性),不能够实现,缺少书面描述,缺少实用性,权利要求不确定,缺少装置加功能权利要求限制的结构,在先公开使用,在先销售或许诺销售,非法定主题,法定重复授权。
谁可以提交?除专利所有者之外的任何人。限制-请求人不允许提起PGR请求,如果该请求人,其真正利益方(RPI)或其相关方:(i)先前提交了IPR,PGR或涵盖商业方法复审(CBM),并且委员会给出了最终书面决定;(ii)先前提交了民事诉讼质疑专利权利要求的有效性(注:质疑有效性的反诉不禁止PGR)。
时机?专利公布或扩大权利要求的再颁后的9个月。
成本?提交PGR请求的费用是12,000美元,可以质疑达20项权利要求。超过20项,每增加一项权利要求的费用是250美元。如果复审请求被授予,则相关程序启动后费用为18,000美元,可以质疑达15项权利要求。超过15项,每增加一项权利要求的费用是550美元。
请求人提交PGR请求必须满足的法律或法规要求
?在PGR请求中,请求人必须根据法律(i)指出所有的真正利益方;(ii)指出所有受质疑的权利要求以及每项权利要求受质疑所基于的理由;以及(iii)提供其所依赖的证据副本。请求必须与费用同时提交。此外,请求人根据规则必须(i)指出坚持的立场;(ii)为每项受质疑权利要求提供权利要求解释;(iii)具体解释其不具有可专利性的理由;以及(iv)具体解释其所依赖的证据的相关性。
授予听证请求的门限?PGR请求必须包含的信息,“如果没有被驳回”,需要多半表明请求中受质疑的权利要求中的至少一项不具有可专利性。
这是比IPR的成功的合理可能性更高的标准。该“多半”标准要求胜诉的概率大于50%,而“合理可能性”标准包括50/50的可能性。在立法历史上,参议员Jon Kyl解释标准不同的原因是“一些在授权后复审中提出的问题,例如实现的问题和§ 101发明问题”,可能需要通过证据发现来进行。专利局想要确保提出这些问题的请求人在开始时就提交完整的案件”。这与AIA的提高解决专利纠纷的效率同时最小化令人烦恼的诉讼策略的总体目标相一致。这种不同标准的实践效果还有待观察。
另外,如果质疑引起新的没有被解决的法律问题,则请求可以被授权。
在成立复审时,委员会可以考虑是否因为相同或大致相同的现有技术或争辩意见之前已提交给专利局而驳回请求。
一方可以请求重新审理委员会的决定来听取该请求。请求必须具体指出该方认为委员会误解或忽略的所有事项,以及每个事项被阐述的地方。决定PGR成立是最终的,并且根据法律不可以上诉。
程序
待决期?PGR必须在成立审判的一年之内结束(从提交请求之日起最多大致18个月),可以基于“正当理由”延长6个月。
谁审理?专利审判及上诉委员会(PTAB)。每个案件在单独阶段审判中将由三位受过技术训练懂得专利的法官组成的小组进行听证。
专利所有者初步答复?专利所有者有权在指定的时间段内提交针对请求的初步答复。该答复需阐述PGR不应成立的理由,其基于请求不满足35号美国法典32章的要求。专利持有人可以在初步答复中质疑请求人的立场。例如,专利持有人可以提供证据指出请求人在提交该请求之前已经提交了质疑其专利性的民事诉讼,或者请求人禁止反言来质疑专利所有人的权利要求。
专利所有人没有义务提交初步答复,并且可以,但非必须,告知PTAB其不会提交初步答复。
质疑的负担和标准?缺省的证据标准是大量的证据,其相较于地方法院使用的“清楚和有说服力的证据”标准对请求人更有利。此外,USPTO将最广泛合理构造标准应用于PGR,并且不存在有效性的假设。
PGR成立后专利所有人的动作?每个程序的时间安排将由委员会设定。通常,专利所有人将有三个月来提交答复和/或修改。专利所有人可以在PGR期间提交一个动议来修改受质疑的专利权利要求,但受到专利局设置的标准和程序的限制。修改可以取消任何受质疑的专利权利要求和/或建议合理数量的替代权利要求。
PGR成立后请求人还可以提交额外的信息吗?请求人可以通过动议来提交PGR请求中提供的补充信息,时间在审判成立之日一个月内。超过该日期,任何一方不得提交补充信息,除非证明该信息在早期不存在并且符合委员会考虑信息时的正义利益。
证据发现?与多方重审不同。PGR中将存在有限证据发现,听证,合并审理与和解而不产生禁止反言。
委员会负责人将规定章程,其阐述了相关证据的证据发现的标准和过程,包括这样的证据发现将限于与程序中任何一方所给出的事实断言直接相关的证据。常规的证据发现包括引用的文档,证言的诘问,以及与程序过程中所持的立场不一致的信息。双方可以彼此同意提供额外的证据发现或者任何一方可以提交授权的动议来寻求额外的证据发现。
额外证据发现的标准是“正当理由”。正当理由(PGR和CBM)和正当利益(IPR及衍生诉讼)是紧密联系的标准。但总体而言,正当利益标准相较于正当理由是稍微更高的标准。虽然正当理由标准需要一方提供具体的事实理由来证明所需的证据发现,正当利益意味着委员会将考虑所有相关的因素。正当利益标准覆盖面广于正当理由标准。在使用此标准过程中,委员会将试图考虑基于“相关环境的整体性”的额外证据发现是否是必要的。
保密信息的保护?AIA规定PGR文件是对公众开放的,但是一方可以提交密封动议来寻求密封文档。AIA还规定了保护令来管控保密信息的交换和提交。
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一方如何寻求救济?AIA规定一方可以通过提交动议在PGR期间请求救济。此外,鼓励通过电话会议来加速提出和解决问题。寻求救济的一方可以联系委员会并请求电话会议,并解释为何需要进行电话会议。专利局预想的是大多数在诉讼期间出现的程序性问题都可以在电话会议中或其后的几天里得以处理。
听证?PGR的任何一方都可以请求口头审理。
针对相同专利的多个程序?如果在授权后复审的待决期间在专利局还有涉及相同专利的另一程序,则委员会可以针对额外的诉讼给出任何适当的命令,包括规定保留,转移,合并或终止任何这样的程序。专利所有人或请求人可以要求共同诉讼。
PGR如何结束?如果PGR成立并且没有被驳回,委员会将给出最终书面决定。该决定将解决任何受质疑权利要求以及PGR期间通过修改添加的任何新权利要求的可专利性。
和解?AIA允许PGR双方和解。和解终止请求人的程序,并且委员会可以终止该程序或给出最终书面决定。
重新听证请求?任何一方都可以请求对委员会的决定进行重新听证。请求必须具体指出该方认为委员会误解或忽略的所有方面,以及每个方面在请求中阐述的位置。
程序后
禁止反言?若请求人,其真正利益方或相关方在PGR中败诉,则他不可以在专利局的后续诉讼中主张或维护任何受质疑权利要求的非可专利性,或者基于在PGR提出或本可以合理提出的理由在地方法院或国际贸易委员会的民事诉讼中质疑有效性。专利局的最终书面决定将触发针对败诉一方的禁止反言。专利所有人也被禁止采取与PGR中的不利判决不一致的行动,包括在任何专利中取得与最终被拒绝或取消的权利要求大体上一致的发明的权利要求,或者本可以作为针对最终被拒绝或取消的权利要求的非可专利性的任何适当提出的理由答复而提交的权利要求。同样,不能以程序中被拒绝的方式修改其说明书和附图。
上诉?不服的一方可以上诉至联邦巡回上诉法院。
持久力?请求人或真正利益方在PGR请求之日或之后提起的质疑专利权利要求有效性的民事诉讼将自动保持直到某些特定条件满足。
如果声称侵犯专利权的民事诉讼在专利授权的三个月之内提交,则法院可以根据PGR请求已被提交或成立,不考虑专利所有人提起的反对专利侵权的初步禁令动议。
实践小贴士
现有的判例法?针对常规的发明专利没有判例法。但可以从CBM决定的这些程序中感受PTO的想法。
考虑?
应当仔细评估质疑专利的可选手段。PGR提供了在授权9个月内质疑的新选择。在该时间框架内,使用PGR作为质疑专利的手段应当被着重考虑。将PGR与其他可选的质疑机制,单方重审核地方法院诉讼一起进行考虑:
重审和PGR直接的不同
• PGR由PTAB,而不是中央重审单元(CRU)来处理。
• 在重审期间共同未决诉讼的保持(stays)是不一致的,因为重审经常拖延不决。预想的是,如果PGR已被启动,则保持将更有可能,因为法定要求PGR要在12个月或在有“正当理由”情况下的18个月内结束。
• PGR可以质疑任何无效理由,重审只能质疑现有技术理由。
• 提交单方重审的费用是12,000美元。提交PGR请求的费用是12,000美元以质疑最多20项权利要求的有效性,并且超过20项每增加一项额外权利要求的费用为250美元。如果PGR请求被授予,则相关程序启动后费用为18,000美元,最多可以质疑15项权利要求,并且超过15项每增加一项额外权利要求的费用为550美元。
地方法院诉讼与PGR直接的区别
• AIA的目的是迫使你对通过PGR还是地方法院来提出无效质疑作出选择。
• PGR程序的首席律师必须是注册的专利律师。,但是因为其有证据发现和诉讼的方面,有诉讼经验律师的参加也可能是有帮助的。请注意这根本上是专利局的程序。
• 在PGR中,专利所有人有能力修改权利要求已克服请求人提出的任何问题。如果你质疑的问题是可以通过修改回避的,在提交PGR请求之前需要把它考虑进来。如果攻击可以通过修改避开,则该攻击不能预防侵权责任。
• PGR的证据发现比地方法院更受限
• 专利局限制PGR请求的规模,并且超过15项按照每项权利要求收费。可能难于将所有的争辩都放进来以覆盖所有的权利要求,因为质疑所有权利要求和准备请求的律师时间是很昂贵的。 PGR的整体成本可能要比传统的诉讼低很多,但是PGR可能比地方法院提交需要更多的前端准备和成本。
• 在准备提出请求时,PGR请求人应当准备好所建议的权利要求解释。规则要求在提交请求时阐述其权利要求解释,并按照最大合理解释标准进行解释。
• 现在,禁止反言仅适用于专利中被复审的权利要求还是也覆盖引起共同问题的未被复审的权利要求尚不清楚。相关地,“合理地本可以提出”的实际程度也不清楚。
授权后复审(PGR)信息速查
可以质疑的内容?
• 必须宣称至少一个专利权利要求的无效性,该权利要求具有先申请制下的有效提交日期。
• 可以基于任何理由质疑无效性,包括§§101, 102,103和112。
• 门限:请求必须包含的信息,“如果没有被反驳”,需要多半表明请求中受质疑的权利要求中的至少一项不具有可专利性。
何时提出?
• 专利公布或扩大的权利要求再颁之后的9个月内
谁可以提交?
• 专利的任何非所有者,除非请求人,真正利益方或相关方:(1)之前提出权利要求的IPR,PGR或CBM,并且委员会已作出最终书面决定;或者(ii)之前提出民事诉讼质疑专利权利要求的有效性(注:质疑有效性的反诉不会禁止PGR)。
费用?
• 提交费用:12,000美元,最多包括20项被质疑的权利要求,每增加额外一项权利要求的费用为250美元。
• 相关程序启动后费用:18,000美元,最多包括15项权利要求,每增加额外一项权利要求的费用为550美元。
审理的时间表
• 从提交请求到对请求作出决定最多6个月
• 如果请求被授予,从建立之日起直到委员会作出最终书面决定为12个月
• 基于合理理由可以延长6个月
证据发现
• 相较于地区法院诉讼更有限
• 各方可以相互同意增加范围
• 任何一方可以基于正当理由提交寻求额外证据发现的授权动议。
和解
• 双方可以和解并提交联合动议以便在不影响任何的情况下终止。
委员会决定
• 标准是大量的证据
• 应用对权利要求的最广泛合理解释,不假设具有有效性
上诉
• 任何一方都可以请求重新听证委员会的决定
• 决定可以上诉至联邦巡回法院
禁止反言
• 关联于最终书面决定
• 请求人或真实利益方不可以在USPTO请求或维持针对受质疑权利要求的诉讼,或者在民事诉讼中基于请求人实际提出的或本可以提出的任何理由声称权利要求无效
• 专利所有人不可以采取与不利判决不一致的行动