涵盖商业方法专利的过渡程序
涵盖商业方法(CBM)的过渡程序是新的复审过程,被视为授权后复审(PGR)的法规。它们基本上采用了相同的标准和程序。然而,与PGR程序不同,针对涵盖商业方法专利的复审提起诉讼请求不存在9个月的时限。此外,如果请求人已被诉专利侵权或根据该专利被控告侵权,则请求人只可以请求复审商业方法权利要求。尽管涵盖商业方法的授权后复审针对专利主题可用于先发明和先提交条款,自生效日起,针对专利主题根据102和103对现有先发明条款可用的现有技术存在限制。
提交诉状
可以质疑哪些内容?涵盖商业方法专利是“要求保护用于执行数据处理或用于金融产品或服务的实践或管理的其他操作的专利,不包括技术发明专利”。
此定义需要进行两部分分析:(1)是否专利权利要求包括“金融产品或服务的实践或管理”;以及(2)是否该专利针对“技术发明”。尽管法规语言针对何为金融产品或服务的实践或管理有些模糊,立法历史指出该定义不应被扩大理解。此外,专利是否针对技术发明也是基于具体情况决定,需要考虑所要求保护的主题作为整体是否列举了相对于现有技术具有新颖性和非显而易见性的技术特征,以及它是否使用技术方案解决了技术问题。
可能的提交根据? 任何无效的根据都可以作为诉讼依据,例如101,112,102和103条。针对根据先发明条款授权的涵盖商业方法的专利,将仅适用有限的现有技术。具体地,如果过渡程序的请求人基于现有技术质疑涵盖商业方法专利中的一个或多个权利要求并且该专利的有效提交日在2013年3月16日之前,则仅可依赖于pre-AIA 35 U.S.C. §102中定义的现有技术。
时机? 复审可以在任何时候提交,除了当PGR从2012年9月16日开始可用。该复审应用于所有专利,不管授权日为何时,但是诉讼请求必须在2020年9月16日美国发明法案该部分内容废止之前提交。
成本?与PGR相同。提交CBM请求的费用为12,000美元,可以质疑达20项权利要求的有效性。超出20项的部分,每增加一项权利要求的费用为250美元。如果复审请求被允许,则需缴纳18,000美元的相关程序启动后费用,该费用可以质疑达15项权利要求。超出15项权利要求,每增加一项权利要求的费用为550美元。
谁可以起诉?当CBM复审请求人(即寻求CBM复审的一方)满足以下所有前提条件时专利才可以进行CBM复审:(1)请求人已被诉侵权该专利(最近的PTO评论表明这可能也包括接收到禁止通知函的双方);(2)专利权利要求针对“金融产品和服务”;以及(3)专利权利要求并没有叙述“技术发明”。
请求人在PGR请求中必须满足的法律和法规要求? ?在PGR请求中,请求人根据法律必须(i)指出所有真实的利益各方;(ii)指出所有被质疑的权利要求以及每项被质疑的权利要求所基于的理由;以及(iii)提供所依赖证据的副本。请求和费用必须一起提交。此外,根据规则,请求人必须(i)指出所基于的理由;(ii)为每个受质疑的权利要求提供权利要求构成;(iii)具体解释不具有专利性的理由;以及(iv)具体解释所依赖证据的相关性。
授予请求听证的门限?与PGR相同。CBM请求必须包含的信息,“如果没有被驳回”,需要多半表明请求中受质疑的权利要求中的至少一项不具有可专利性。
诉讼过程
未决时限?与PGR相同。CMB必须在审判成立的一年之内完成(从提交请求之日起最多18个月),在有“正当理由”的情况下具有六个月的延长。
谁受理?与PGR相同。专利审判及上诉委员会(PTAB)。每个案件在单独阶段审判中将由三位受过技术训练懂得专利的法官组成的小组进行听证。
专利所有者初步答复?与PGR相同。专利所有者有权在指定的时间段内提交针对请求的初步答复。该答复需阐述CBM不应成立的理由,其基于请求不满足35号美国法典32章的要求。专利持有人可以在初步答复中质疑请求人的立场。例如,专利持有人可以提供证据指出请求人在提交该请求之前已经提交了质疑其专利性的民事诉讼,或者请求人禁止反言来质疑专利所有人的权利要求。
专利所有人没有义务提交初步答复,并且可以,但非必须,告知PTAB其不会提交初步答复。
质疑的负担和标准?与PGR相同。缺省的证据标准是大量的证据,其相较于地方法院使用的“清楚和有说服力的证据”标准对请求人更有利。此外,USPTO将最广泛合理构造标准应用于PGR,并且不存在有效性的假设。
证据发现?与PGR相同。常规的证据发现包括引用的文档,声明证言的质证,以及与在审理过程中所提出的立场不一致的信息。双方可以彼此同意提供额外的证据发现,或者单方可以提交寻求额外证据发现的授权动议。
额外证据发现的标准是“正当理由”。正当理由(PGR和CBM)和正当利益(IPR及衍生诉讼)是紧密联系的标准。但总体而言,正当利益标准相较于正当理由是稍微更高的标准。虽然正当理由标准需要一方提供具体的事实理由来证明所需的证据发现,正当利益意味着委员会将考虑所有相关的因素。正当利益标准覆盖面广于正当理由标准。在使用此标准过程中,委员会将试图考虑基于“相关环境的整体性”额外的证据发现是否是必要的。
后续程序
禁止反言?禁止反言条款没有其他公告后诉讼严格,仅适用CBM诉讼中实际提出的争辩,不包括本可以提出的争辩。适用于PTAB的最终决定书。
上诉?与PGR相同。不满的一方可以上诉至联邦巡回上诉法院。
持久力?CBM具有停留条款,这对待审诉讼案件中的被告是有吸引力的。
实践建议
现有法律?
在2013年1月9日,PTAB发布了其第一个根据AIA关于CBM的决定,即SAP America, Inc. v. Versata Development Group, Inc. 在2011年5月,Versata在德州东区法院获得针对SAP的3.91亿美元的裁决。 在请求决定被发布时,该地区法院的裁决等待到CAFC的上诉(在2013年5月1日,CAFC支持了该赔偿)。
在请求决定中,PTAB认为SAP的CBM请求已经证明‘350专利的权利要求根据35 U.S.C. § 101多半不具有可专利性。根据法律,仅当CBM复审请求人(即寻求CBM复审的一方)建立了以下所有前提条件时,专利才可以进行CBM复审:
• 请求人已被诉侵权该专利;
• 专利权利要求针对“金融产品和服务”;以及
• 专利权利要求并没有叙述“技术发明”。
尽管专利所有人基于三个理由质疑CBM复审请求存在缺陷,PTAB持不同意见并命令设立CBM复审。
该决定包括若干显著的特点。首先,委员会将“被诉”解释为包括审理任何阶段的诉讼直到上诉的最终判决。因为SAP庭审中在有效性上败诉,Versata指出事项排除和请求排除禁止SAP提起请求,并且法律要求“进行中的诉讼”。委员会驳回了这些理由,认为地区法院的决定不是最终决定,因为仍然在等待上诉,并且法律的字面语言仅要求一方已“被诉侵权”。
第二,委员会确认涵盖商业方法专利的定义会被扩大解释。委员会认为涵盖商业方法专利“包括要求保护的是本质上属于金融活动,附带金融活动,或者金融活动补充的专利”。进一步地,委员会认为金融产品和服务的定义不应“限于金融服务行业的产品或服务”。
第三,委员会使用机器或转化测试中的“机器”方面来决定受质疑的权利要求不满足作为“技术发明”。即使权利要求要求使用计算机或软件,委员会认为权利要求缺少技术特征,因为“不需要特定、非常规的软件,计算机设备,工具或处理活动”。相应地,受质疑的权利要求没有落入涵盖商业方法专利定义所排除的“技术发明”。
PTAB同意加快审讯进度并在2013年4月17日进行口审。审理中提供了6个月加速,作为交换SAP放弃现有技术辩护,并同意仅进行其针对Versata专利的§ 101质疑。
Versata在2013年3月13日提交了针对USPTO的诉讼,质疑其“商业方法”的定义,以及其在CBM中将101条款作为法律依据的能力。认为§ 101不包括在35 U.S.C. § 282之内。
尽管PTAB在SAP v. Versata中的决定仅代表单个数据点,但其清楚地表明PTAB倾向于认为专利受制于CBM复审。结果,已被诉侵犯涉及商业方法的专利的一方可以考虑寻求针对该专利的CBM复审。
涵盖商业方法(CBM)复审信息速查
可以质疑的内容?
• 必须宣称至少一个专利权利要求的无效性,该权利要求涉及金融产品或服务的实践或管理,但不是技术发明。
• 任何无效理由都可以作为请求的基础,包括§101, §112,以及§§102/103
• 门限:请求必须包含的信息,“如果没有被反驳”,需要多半表明请求中受质疑的权利要求中的至少一项不具有可专利性。
何时提出?
• 复审可以在2020年9月16日之前提交,除了在PGR可用时
谁可以提交?
• 专利的任何非所有者,除非请求人,真正利益方或相关方:(1)之前提出权利要求的IPR,PGR或CBM,并且委员会已作出最终书面决定;或者(ii)之前提出民事诉讼质疑专利权利要求的有效性(注:质疑有效性的反诉不会禁止CBM)。
费用?
• 提交费用:12,000美元,最多包括20项被质疑的权利要求,每增加额外一项权利要求的费用为250美元。
• 相关程序启动后费用:18,000美元,最多包括15项权利要求,每增加额外一项权利要求的费用为550美元。
审理的时间表
• 从提交请求到对请求作出决定最多6个月
• 如果请求被授予,从建立之日起指导委员会作出最终书面决定为12个月
• 基于合理理由可以延长6个月
证据发现
• 相较于地区法院诉讼更有限
• 各方可以相互同意增加范围
• 任何一方可以基于正当理由提交寻求额外证据发现的授权动议。
和解
• 双方可以和解并提交联合动议以便在不影响任何的情况下终止。
委员会决定
• 标准是大量的证据
• 应用对权利要求的最广泛合理解释,不假设具有有效性
上诉
• 任何一方都可以请求重新听证委员会的决定
• 决定可以上诉至联邦巡回法院
禁止反言
• 关联于最终书面决定
• 请求人或真实利益方不可以在USPTO请求或维持针对受质疑权利要求的诉讼,或者在民事诉讼中基于请求人实际提出的任何理由声称权利要求无效
• 专利所有人不可以采取与不利判决不一致的行动