多方复审(IPR)

多方复审(IPR)是在美国专利商标局(USPTO)进行的程序,其中第三方声称所公布专利中的至少一项权利要求无效。IPR通过Leah-Smith美国发明法案(AIA)设立,并自2012年9月16日起可以使用。IPR取代了之前的多方再审程序,该程序的请求不再可以提交。IPR是相对较快的程序,因为必须在请求提交后的最多两年之内做出最终决定,并且,在不影响任何其他的情况下,仅允许包括最少的证据发现、动议与和解。

提交请求

质疑的内容以及如何质疑

多方复审请求必须声称所公布的专利中的至少一项授权专利权利要求无效。无效的理由可以是可预见性或显而易见性(§102 or §103),或者其二者,但是现有技术的范围仅限于专利和出版物公开。进一步地,请求被授予的门限标准是请求人在至少一项受质疑的权利要求上胜诉具有合理的可能性。请求具有60页的篇幅限制,包括声明和宣誓书。

谁可以提交

任何人如果不是被声称无效专利的所有人并且没有提交民事诉讼来质疑该专利权利要求的有效性,则可以提交IPR请求。在声称侵权的诉讼中,反诉无效不会禁止被告提交IPR。

时机

IPR请求可以在专利授权后9个月提交,如果已经针对该专利启动了授权后复审(PGR)程序,则不可以提交IPR请求直到PGR程序结束。9个月的等待期不适用于任何不具有PGR资格的专利,例如,根据先发明制系统公布的专利。

当存在与该专利关联的民事或ITC程序时,还有其他要求。做专利侵权中作为被告的请求人必须在收到传票一年之内提交IPR请求,否则被禁止提交IPR请求。

最后,USPTO可以在开始4年的每一年度对IPR请求的数量设立年度限制,因此请求必须在该限制数量达到之前提出。

成本

提交IPR请求的费用为9,000美元,最多可以质疑20项权利要求,每额外增加一项权利要求的费用为200美元。如果请求被授予,则相关程序启动后费用为14,000美元,最多可以质疑15项权利要求,没额外增加一项权利要求的费用为400美元。

程序
IPR程序类比于缩短的诉讼。它具有受限的证据发现和动议,但是整过过程在法定上必须自授予请求后的12个月内完成,另有基于正当理由的可选6个月延期。可以根据各方请求和委员会命令对针对相同专利的多个程序进行合并审理。同时,也存在和解的选项,其终止涉及该请求的程序而不影响任何其他。

专利权人的初步答复

当收到请求时,专利所有人可以可选地决定请求日之后的3个月内提交初步答复。该答复可以实际上是驳回该请求的动议,需给出不应启动IPR的理由,但可以不提交任何证言证据。在初步答复中,专利权人还可以放弃要求保护一项或多项被声称无效的权利要求。该答复不可以修改任何权利要求。

请求决定

在提交请求之后,专利审判及上诉委员会(PTAB)的三位专利法官组成的小组需在自提交初步答复最多三个月之内或自提交请求6个月之内给出针对该请求的决定。该决定基于请求在至少一项受质疑的权利要求上成功的合理可能性,并且可以针对每项权利要求和无效理由分解成不同的决定。为了作出该决定,委员会可以形成初始的权利要求解释,但是该解释不是静态的,可以随着双方质证以及提交动议和答复而在后续的程序中被质疑或改变。

如果请求被授予,该授权将包括诉讼计划裁定,其设置了审判的时间表,包括委员会的最终书面决定。从请求授权到作出最终书面决定的整个时间表不能超过12个月,但是可以基于正当理由最多延长6个月。

如果请求被整体或部分拒绝,请求人可以请求在委员会重新听证,但是没有通过法院的上诉程序。

证据发现

在PTAB程序中的证据发现比地区法院程序中的证据发现更有限。IPR程序通常允许以下过程,但是证据发现的范围受双方协议的限制:
• 初始公开 – 潜在证人的名字,一方用来支持其争辩意见的所有文档的副本
• 文档或证言中引用的物证
• 与所持立场不一致的相关信息
• 申诉人的诘问(证词)
• 可以强制作证
• 如果符合“正义利益”,可以要求额外的证据发现

证据发现的时限由委员会按照授权请求的顺序来设置,但是每个阶段至多仅几个月以便在12个月的时间表内完成该程序。以下给出证据发现时间表样本:
• 0月(请求授予)
• 0-3个月,专利所有人的证据发现
• 3个月的专利所有人答复,以及可选的修改权利要求的动议
• 3-6个月,请求人的证据发现
• 6个月,请求人回复,以及可能的反对修改动议
• 6-7个月,专利所有人的证据发现
• 7个月,专利所有者的回复
• 8个月,口头审理(如果任何一方侵权的话)
• 8-12个月委员会决定
• 保密信息

提交的IPR通常是对公众开放的。然而,AIA规定一方或双方可以基于正当理由提交密封动议。进一步地,AIA规定了保护令来管控保密信息的交换和提交。

和解

请求人和专利所有人可以和解他们之间的问题,并且可以在委员会的最终书面决定之前的任何时候向委员会提交和解和动议来终止程序。通常,程序将在和解后终止,但是是否终止可以由委员会自由裁量决定,并且委员会可以继续该程序并在双方和解之后确定可专利性的问题。

委员会的决定

在证据发现结束之后,该事项提交给委员会来决定。该过程仍旧包括排除证据的动议(通常基于与地区法院诉讼相同的理由),请求口头辩论,或其他过程事项。如果有任何一方请求,该过程还可以包括在三人法官小组前的口头审理。

委员会的最终决定必须在自IPR建立之日起的12个月时限内给出书面决定,除非被授予合适的延期(最多6个月)。

不服一方可以请求重新审理,并具体指出委员会误解或忽略的问题。

程序后

上诉
任何一方可以在作出最终书面决定或重新审理决定后的63天内将该委员会的决定上诉至联邦巡回上诉法院。

禁止反言
禁止反言在委员会作出最终书面决定时作用于请求人,不管是何种上诉。然而,如果双方在该程序过程中和解并且在最后书面决定作出前终止IPR,则禁止反言不起作用。

针对USPTO程序的禁止反言与民事诉讼和其他诉讼中的禁止反言稍有不同:

禁止反言也可以作用于专利所有者。在委员会作出最终书面决定之后,专利权人不可以采取任何与不利判决相悖的任何动作,包括获取权利要求从专利的角度与被拒绝和取消的权利要求无法区分的专利,或者以在程序中拒绝的方式修改说明书或附图。

如果IPR程序针对专利中的权利要求已作出最终书面决定,则请求人,真是利益方或相关方不可以基于任何在IPR中提出或本可以合理地提出的理由:
• 在USPTO请求或维持针对该权利要求的程序
• 针对无效的权利要求,在地方法院主张民事诉讼,或者在ITC主张程序

实践小贴士

• PTAB无效的标准是“大量证据”,这与地方法院使用的“清楚并有说服力”的标准不同。
• USPTO使用权利要求的最大合理解释。
• 在USPTO的程序不存在有效性的假设
• IPR证据发现比在地方法院更受限,这使得该程序通常是客户的更便宜的选择
• 现在,禁止反言仅适用于专利中被复审的权利要求还是也覆盖引起共同问题的未被复审的权利要求尚不清楚。相关地,“合理地本可以提出”的实际程度也不清楚。
• IPR程序的首席律师必须是注册专利律师,但是因为其有证据发现和诉讼的方面,有诉讼经验律师的参加也是很有帮助的。请注意这根本上是专利局的程序。
• 提交主张无效的民事诉讼使其不能提交IPR请求,但是提交不侵权的确认之诉不具有相同的效果,即使针对无效的反诉通过对无效性的积极抗辩响应。SeeAriosa Diagnostics v. ISIS Innovation Ltd (专利审判及上诉委员会,案号 IPR2012-00022,第20页)