Inter Partes Review (IPR)은 미국 특허청에서 진행되는 특허 무효심판 중의 하나입니다. IPR 은 미국 신 특허법개정(AIA)에 의해 도입되었으며, 2012년 9월 16일부터 신청이 가능하게 되었습니다. AIA 이전에 있었으나 현재는 없어진 Inter Partes Reexamination을 대체하여 IPR이 새로이 도입된 것으로 볼 수 있습니다.
IPR은 무분별한 특허침해소송을 억제하고자 하는 취지에서 도입되었으며, IPR 신청으로부터 최대 2년 이내에 최종판결이 나도록 하여 침해소송이 병행되고 있을 경우 IPR의 특허 무효심판 결과가 침해소송에서 고려되도록 배려하고 있습니다. IPR을 진행할 시 제한적인 증거 수집(discovery)이 허용되며, 양측의 합의에 의한 사건 종료도 허용하고 있습니다.
IPR 신청에 관하여
무엇에 관하여 어떻게 IPR을 신청하나
IPR을 신청할 때 신청자는 특정 특허에 포함된 최소 한 개 이상의 청구항에 대해 무효성을 제기해야 합니다. 무효성에 대한 근거로서 102 (신규성) 및 103 (자명성) 모두 활용될 수 있으나 그에 대한 선행기술은 특허 및 출판물로 제약됩니다. 또한, 그러한 무효성에 대해 IPR 신청자는 상당한 설득력(reasonable likelihood – 50% 이상의 설득력, ‘likely than not’ 보다 낮은 기준)을 지닌 변론을 제기할 수 있어야 합니다.
신청서는 분량 제한이 있으며 전문가 및 관련자의 서면 증언을 포함할 수 있습니다.
누가 신청할 수 있나
특허 소유자 본인을 제외한 누구든지 IPR을 신청할 수 있으나 단, 신청자가 같은 청구항에 대해 유효성을 가리기 위한 일반 소송을 진행하지 아니한 경우로 제한됩니다. 침해소송에 대한 반대 소송(counterclaiming)으로써 침해소송의 피고가 특허의 유효성 문제를 제기한 경우에는 IPR 신청이 가능합니다.
언제 신청할 수 있나
IPR 신청은 특허가 등록된 이후 9개월 이후에 가능합니다. 만약, Post Grant Review (PGR)가 진행되고 있는 경우라면 PGR이 마무리된 이후에 IPR신청이 가능합니다. 특허가 AIA 이전에 출원되어 해당 특허에 대한 PGR 신청이 불가능한 경우라면, 언제든 IPR 신청이 가능합니다.(‘등록 이후 9개월’ 기간 제한 없음)
만약 IPR 신청을 하려는 같은 특허에 대해 일반 소송이나 국제 무역 위원회(ITC)상의 재판이 진행되고 있는 중이라면 추가적인 제약이 있습니다. IPR 신청자가 침해소송의 피고인 경우, 해당 소송의 송장을 접수한 날짜로부터 1년 이내에 IPR을 신청해야 합니다.
특허청은 4년 주기로 매해 수용 가능한 IPR 사건 개수를 정하도록 되어 있으므로 또한 이를 감안하여 IPR을 신청해야 합니다.
특허청 수수료
IPR을 신청하기 위해선 20개 청구항까지 $9,000, 20개를 초과 할 경우 한 개 청구항 당 $200을 추가로 특허청에 납부해야 합니다. 만약 IPR 신청이 특허청에 받아들여진다면, IPR 진행을 위해 15 개 청구항까지 $14,000, 이를 초과할 경우 한 개 청구항 당 $400을 추가로 납부해야 합니다.
IPR의 진행
IPR의 진행은 일반 특허 무효소송의 축약본과 비슷합니다. IPR 은 제한적인 증거 수집 과정을 포함하며, IPR 신청이 특허청에 받아들여진 시점부터 12개월 내에 최종판결이 나오도록 정해져 있습니다. 하지만, 정당한 사유(good cause)가 있는 경우 6개월 더 연장 될 수도 있습니다. 같은 특허에 대해 복수의 심판 및 소송이 진행되고 있다면, 당사자 및 심판원의 요청에 따라 병합(여러 개의 심판 및 소송을 일원화하여 진행) 혹은 지연(심판이 끝날 때까지 소송을 지연시킴)이 가능합니다. 또한 양측의 합의에 의해 IPR의 진행을 종료시키는 것도 가능합니다.
특허소유자의 사전 답변
IPR 신청서를 접수한 특허소유자는 본인의 의사에 따라 그에 대한 사전 답변서를 3개월 이내에 제출 할 수 있습니다. 사전 답변서를 통해 특허 소유자는 왜 IPR이 진행되어선 안 된다는 논지로 IPR 신청서의 내용을 반박할 수 있습니다.
사전 답변서를 제출할 때 특허 소유자는 일부 청구항에 대한 권리를 자발적으로 포기할 수도 있습니다. 하지만, 사전 답변서를 통해 청구항을 보정하는 것은 불가합니다.
IPR 진행 여부에 대한 결정
IPR 신청서 제출 이후 6개월 이내, 사전 답변서 제출 이후 3개월 이내에 3명의 특허 전문 판사로 구성된 특허 심판원 (PTAB)은 IPR 진행을 허가할지 여부를 결정하게 됩니다. IPR 신청서가 포함하고 있는 청구항 무효에 대한 변론이 최소 한 개 이상의 청구항에 대해 상당한(reasonable likelihood) 설득력을 가질 경우 IPR 진행이 허가되며, 이러한 결정은 각 청구항과 그에 대한 무효 근거에 따라 별개로 내려질 수 있습니다. IPR 진행 여부를 결정할 때, 심판원은 청구항 해석에 대한 사전 결정 (initial claim construction) 을 내리게 됩니다. 하지만, 이때의 청구항 해석은 추후 IPR이 진행되며 증거수집 및 상호 변론의 결과에 따라 바뀔 수 있습니다.
IPR 진행이 허가함과 동시에 IPR 진행을 위한 일정이 정해지게 됩니다. IPR 진행의 허가로부터 최종 판결까지 일반적으로 12개월을 넘겨선 안되며, 정당한 사유(good cause)가 있는 경우만 6개월을 더 연장하여 진행할 수 있습니다.
IPR 신청의 전체 혹은 그 일부가 거절된다면, IPR 신청자는 특허청 심판원(PTAB)에 재심의(Rehearing)를 요청할 수 있습니다. 하지만, IPR 허가 여부에 대한 심판원의 결정이 일반 법정으로 상고되는 것은 불가합니다.
증거 수집 및 IPR 진행 일정
특허청 심판원에 대한 증거 수집과정은 일반법정에서의 증거 수집 보다 매우 제한적입니다. 일반적으로 IPR에서는 아래와 같은 아래와 같은 증거 수집 과정이 허용되어 있으며, 증거수집 범위는 양측의 합의에 따라 결정됩니다.
- 최초 정보공개(Initial disclosures) – 잠재적 증인의 이름, 변론 근거가 되는 모든 문서의 복사본
- 인용 문서나 증언 등의 증거물 제출
- 소송에서 주장하는 바와 일치하지 않는 관련 자료의 제출
- 증인에 대한 상호 심문(Cross-examination)
- 증인의 강제 소환
- 만약 ‘공정성’(interest-of-justice)을 위해서 필요한 경우 추가적 증거수집을 요청할 수 있음.
증거수집에 대한 자세한 일정은 특허청 심판원이 IPR 진행을 허가함과 동시에 정하게 되며, 12개월 내에 IPR을 마무리 하기 위해서 각각의 증거수집 단계는 수개월에 불과한 경우가 대부분입니다. 일반적인 증거수집 일정은 아래와 같습니다.
- 0 번째 달: IPR을 진행하도록 허가
- 0~3 번째 달: 특허 소유자의 증거 수집
- 3 번째 달: 특허 소유자의 서면 변론서 제출 및 경우에 따른 청구항 보정 신청
- 3~6 번째 달: IPR 신청자의 증거 수집
- 6 번째 달: IPR 신청자의 서면 변론서 제출 및 특허 소유자의 청구항 보정 신청이 있을 경우 그에 대한 거절 요청 가능
- 6~7 번째 달: 특허 소유자의 증거 수집
- 7 번째 달: 특허 소유자의 변론서 제출
- 8번째 달: 양측의 구두 변론 (요청이 있을 시 진행, 의무 사항은 아님)
- 8~12번째 달: 특허청 심판원의 최종 판결
비공개 및 정보 보호에 관하여
IPR 신청에 관한 사항은 일반적으로 대중에게 공개됩니다. 그러나 정당한 사유(good cause)가 있을 경우 어느 쪽 당사자이든 비공개 요청을 할 수 있습니다. 또한, AIA 조항에 의해 IPR 당사자들은 기밀 사항의 교환 및 제출 과정에서의 누출로부터 보호 받을 수 있습니다.
합의
IPR 당사자들은 상호 간의 합의에 의해 최종 판결이 내려지기 전에 언제든 IPR 종료 신청을 할 수 있습니다. 일반적으로 양측이 합의할 경우 IPR은 종료됩니다만, 이는 전적으로 특허청 심판원의 재량에 달린 것으로, 심판원이 양측의 합의에도 불구하고 IPR종료 요청을 거절하고 계속 진행하여 특허 유효성에 대한 최종 판결을 내릴 수도 있습니다.
특허청 심판원의 최종 판결
증거 수집 단계가 모두 마무리되면 특허청 심판원에 의한 최종 판결을 기다리게 됩니다. 증거 수집 단계의 마무리와 최종 판결 사이에도 증거 배제를 위한 신청(일반 법정에서 사용 되는 동일한 기준으로 증거 배제 신청가능), 구두 변론 신청 등이 가능합니다. 만약 구두 변론 신청이 IPR 신청자 혹은 특허 소유자에 의해 이루어지게 되면 3명의 판사로 이루어진 패널을 상대로 구두 변론을 진행하게 됩니다.
최종 판결은 기간 연장에 대한 허가(최대 6개월)가 없는 한, IPR 진행을 허가한 날로부터 12개월 내에 특허 심판원에 의해 내려지게 됩니다. 결과에 불복하는 측은 구체적인 불복 내역을 가지고 재심의(rehearing)을 신청할 수 있습니다.
최종 판결 이후
항소
특허청 심판원에 의한 IPR 최종 판결에 불복하는 측은 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능하며, 항소는 최종 판결이 내려진 날 혹은 재심의(rehearing) 이후의 판결이 내려진 날로부터 63일 내에 이루어져야 합니다.
금반언의 원칙(Estoppel)
금반언 원칙은 심판원의 최종판결에 대해 IPR 신청자에게 적용되며, 비록 IPR 신청자가 불복하여 일반법정에 항소하였더라도 그러합니다. 하지만, IPR 이 양측의 합의에 의해 최종 판결이 있기 전에 종료되었다면, 이러한 금반언 원칙은 적용되지 않습니다.
이러한 IPR 의 금반원 원칙은 일반 법정에서 진행되는 소송의 금반원 원칙과는 약간의 차이가 있습니다. 금반언의 원칙은 특허 소유자에게도 적용되는데, 특허소유자는 IPR 최종 판결에 위배되는 행위를 행해서는 안됩니다. 예를 들어, IPR을 통해 무효화, 취소 혹은 보정된 명세서, 도면 혹은 청구항을 재 확보하고자 하는 행위는 금지되며, IPR 진행 중에 거절된 사항에 대한 재시도도 허용되지 않습니다.
이미 최종 판결이 내려진 IPR 의 신청자 및 그와 관련된 이해당사자(real party in interest or privy) 누구든 해당 IPR 에서 제기되었거나 제기될 가능성이 있었던 (reasonably could have raised) 주장을 특허청의 다른 무효심판, 일반법정에서의 소송 혹은 국제 무역 위원회(ITC) 심판에서 다시 제기해선 안됩니다.
기타 IPR 팁
- 일반 법정에선 원고가 ‘명확하고 설득력 있는 증거를(clear and convincing evidence)’ 제출해야 받아들여지지만, IPR에선 IPR 신청자가 ‘보다 더 설득력 있는(preponderance)’ 주장이 받아들여 지므로 (PTAB 에서 시행되는 무효심판은 모두 동일) 신청자에게 있어선 일반 법정보다 PTAB이 증거 제출에 있어서 유리합니다.
- IPR에선 광의의 해석 기준(broadest reasonable construction of claims)으로 청구항을 해석합니다. (PTAB 에서 시행되는 무효심판은 모두 동일)
- 일반 법정에서의 특허 무효 소송과는 달리 PTAB에서 시행되는 무효심판에 있어서 특허가 유효하다는 전제(presumption of validity)가 없습니다.
- IPR에서의 증거 수집은 매우 제한적이므로 비용이 일반소송보다 저렴한 편입니다.
- 금반언 원칙(estoppels)이 IPR을 통해 검토된 청구항에만 적용되는지, 나머지 청구항에도 적용되는지는 현재로서는 명확하게 정해져 있지 않습니다. 또한 ‘제기될 가능성이 있었던(reasonably could have raised)’ 변론에도 금반언 원칙이 적용되는지도 현재로서는 불 명확한 부분이 많습니다.
- IPR 진행을 위한 대리인은 미국 특허청에 등록된 특허 변호사만이 가능합니다. 하지만, 증거 수집 및 소송과 유사한 측면 때문에 관련 경험을 지닌 일반 변호사와 협업을 하기도 합니다.
- 일반 법정에서 특허 무효 소송을 진행했다면 IPR 신청이 불가합니다. 하지만, 침해소송에 대한 반대 소송(counterclaim)으로서 피고가 특허 유효성 문제를 제기한 경우에는 해당 피고는 IPR 신청이 가능합니다. (Diagnostics v. ISIS Innovation Ltd., PTAB, Case IPR2012-00022, Paper 20, Decision regarding standing to file 참고).