Derivation proceeding(특허도용 심판)은 2013년 3월 16일 이후 출원된 특허에 대해 적용되는 새로운 심판제도 입니다. 비록 미국 특허법이 선 출원 주의 (first-inventor-to-file (FITF) system)로 바뀌었지만, derivation proceeding 은 실제 발명자의 특허권을 보호해주기 위한 취지로 도입되었습니다. 미국 특허법 제 135 항(35 U.S.C. § 135)은 원래 interference proceeding(누가 먼저 발명을 했는지를 심판) 에 관한 것인데 2011 년도 미국 신 특허법 개정(AIA)을 통해 해당 조항의 내용 중 발명의 도용(derivation)에 관한 심판 내용만 남기고 나머지는 삭제된 관계로 기존의 interference proceeding 이 현재의 derivation proceeding로 바뀌게 된 것 입니다. 하지만, 기존의 interference proceeding 은 2013년 3월 16일 이전에 출원된 특허에 대해 여전히 유효합니다.
신청 방법
어떤 특허에 대해 신청할 수 있나?
2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해 실제 발명자를 가리기 위한 목적으로 신청하게 됩니다.
누가 신청할 수 있나?
본인이 동일한 내용을 먼저 발명했으나 먼저 출원하지 못한 발명자가 자신의 선 출원 권리(earlier applicant’s right)를 되찾기 위해 신청하게 됩니다. 이때 신청자는 현재의 특허출원자가 신청자 본인이 먼저 발명한 내용을 도용하여 먼저 출원했다고 주장하게 됩니다. 단, 신청자도 본인의 발명에 대해 현재 특허 출원을 하고 있어야 derivation proceeding 신청 자격이 주어 집니다.
언제 신청할 수 있나?
문제를 제기하기 위한 특허 출원이 공개(first publication)된지 1년 이내에 신청해야 합니다. 이때 해당 특허 출원의 최소 한 개 이상의 청구항의 내용이 신청자 본인의 청구항과 동일하거나 상당히(substantially) 유사해야 합니다.
특허청 수수료
Derivation proceeding 신청을 위한 특허청 수수료는 $400 입니다.
신청서가 갖추어야 할 요건
Derivation proceeding 신청자는 특허법이 정한 요건에 의해 아래와 같은 내용을 신청서에 포함시켜야 합니다.
- 신청자의 발명을 선출원자가 도용했다고 인정할만한 특정(particularity) 근거
- 선출원자가 신청자의 발명을 무단(without authorization)으로 먼저 출원했다는 증명
신청서는 특허청 수수료와 함께 제출해야 합니다.
신청서는 도용을 주장하는 각각의 청구항에 대해 아래와 같은 사항을 포함해야 합니다.
- 선출원자의 출원 내용이 내용이 신청자 본인의 청구항과 동일하거나 상당히(substantially) 유사하다는 증명
- 해당 청구항이 어떻게 해석되어야 한다는 주장
Derivation proceeding 신청 시 발명의 도용을 입증 하기 위해 해당 발명에 관한 대화 내용 및 선출원자의 특허 출원에 있어서 신청자의 허락이 없었음을 나타내는 대화 내용을 공술서(affidavit)의 형식으로 제출되어야 하며, 이외에도 발명의 도용을 입증할 만한 증거들이 함께 제출 되어야 합니다.
대화 내용에 대한 증거물들은 그 신빙성이 입증(corroborated)되어야만 합니다.
Derivation proceeding의 진행
누가 심판하는가?
Derivation proceedings은 특허청 심판원(PTAB)에 의해 심의가 진행됩니다. IPR 혹은 PGR 과 동일하게 3명의 특허 전문 판사로 구성된 패널이 사건을 담당하게 됩니다.
선출원자의 사전 답변
Derivation proceeding이 신청되면 선출원자는 이에 대해 사전답변서를 제출할 수 있는 권리를 가집니다. 사전답변서는 Derivation proceeding 신청서의 내용을 반박하는 내용으로 특허청이 정한 기한 내에 제출되어야 합니다. 선출원자는 또한 청구항 보정 신청을 할 수도 있습니다. Derivation proceeding 신청자는 선출원자의 사전 답변과 청구항 보정에 대해 반박하는 내용의 서면을 또 제출하여야 합니다. 만약 선출원자가 사전답변이나 청구항 보정신청을 하지 않았다면, 반드시 심판원과 conference call을 진행해야 합니다.
발명의 도용을 입증하기 위한 기준
발명의 도용을 입증하기 위해서 derivation proceeding 신청자는 ‘충분한 증거(sufficient evidence)’를 제출 할 수 있어야 합니다.
증거수집
기존의 interference proceeding과 동일하게 derivation proceeding도 양측의 증거 경합(contested cases)으로 심의가 이루어지기 때문에 제한적인 증거 수집 기회가 주어집니다. 증거 경합에 대한 일반적인 조항(Rules of Practice for contested cases)이 derivation proceeding에도 동일하게 적용되며, 해당 조항으로 인해 추가적 증거수집이 필요한 경우 ‘공정성’(interest-of-justice)을 위해서 합당한 사유가 있어야만 합니다.
최종 판결
Derivation proceeding 의 진행이 허용되었고 중도에 종료(dismissed)되지 않은 경우 특허청 심판원은 서면으로 최종 판결을 내리게 됩니다. 특허청은 발명이 도용된 것으로 결정된 청구항을 취소하거나 특허 등록 거절을 할 수 있습니다. 경우에 따라서 ‘상당한 이유(appropriate circumstances)’가 인정 될 경우, 특허청 심판원은 derivation proceeding의 대상이 된 특허 출원의 발명자를 정정할 수 도 있습니다. 또한, 심판원은 ‘정당한 사유(good cause)’가 인정되는 경우, derivation proceeding의 대상이 된 특허 출원의 특허성 자체를 심의할 수도 있습니다.
합의
AIA 개정법은 derivation proceeding의 당사자들이 합의를 할 수 있도록 허용합니다. 합의를 통해 derivation proceeding을 종료하고자 할 경우 양측의 합의문을 서면으로 제출해야 합니다. 심판원은 합의 내용이 제출되었던 증거물들의 내용과 일치하는지 확인한 후, derivation proceeding을 종료할 지 결정하게 됩니다.
중재(Arbitration)
AIA 개정법은 derivation proceeding의 당사자들이 별도의 중재(Arbitration)를 진행할 수 있도록 허용합니다.
중재판정 내용은 특허청에 반드시 고지되어야 합니다. 하지만, 중재판정은 특허청 심판원에 대해 구속력을 가지지 않습니다.
재심의 (rehearing)
결과에 불복하는 측은 구체적인 불복 내역을 가지고 재심의(rehearing)을 신청할 수 있습니다.
최종 판결 이후
항소
최종 판결에 불복하는 측은 지방법원(district court)이나 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능합니다.
특허 유효기간 조정(adjustment)
Derivation proceeding으로 인해 특허 등록이 지연된 만큼 특허 유효기간을 연장해 줍니다.
기타 derivation proceeding 팁
- Derivation proceeding 당사자들은 증거물이 될 수 있는 기록들을 잘 관리해야 합니다.
- 발명의 컨셉, 실행에 대한 증거물들을 확증시켜줄 증인을 확보해야 합니다.
- 특히, 출원되기 전에 발명내용에 접근할 수 있었던 사람들의 기록들을 주의깊게 관리할 필요가 있습니다.
- Interference proceeding 은 2013년 3일 16일 이전에 출원된 특허에 대해 여전히 유효합니다.
- 2013년 3일 16일 이전에 출원된 특허의 출원자는 derivation proceeding 보다는 interference proceeding을 활용할 수 있도록 출원일에 대한 우선권을 놓치지 않도록 주의를 기울여야 합니다. (원 출원에 없던 새로운 사항을 추가하게 되면 새로운 사항을 추가한 날짜가 출원일(effective filing date)로 변경됨)
요약
어떤 특허에 대해 신청할 수 있나?
- 2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해 실제 발명자를 가리기 위한 목적으로 신청
언제 신청할 수 있나?
- 문제를 제기하기 위한 특허 출원이 공개(first publication)된지 1년 이내
누가 신청할 수 있나?
- 이미 출원된 특허와 동일한 내용을 먼저 발명했으나 먼저 출원하지 못한 발명자가 자신의 선 출원 권리(earlier applicant’s right)를 되찾기 위해 신청
- 신청자도 본인의 발명에 대해 현재 특허 출원을 하고 있어야 함
신청서가 갖추어야 할 요건
- 아래와 같은 내용을 신청서에 포함시켜야 함
- 신청자의 발명을 선출원자가 도용했다고 인정할만한 특정(particularity) 근거
- 선출원자가 신청자의 발명을 무단(without authorization)으로 먼저 출원했다는 증명
- 또한, 신청서는 도용을 주장하는 각각의 청구항에 대해 아래와 같은 사항을 포함해야 함.
- 선출원자의 출원 내용이 내용이 신청자 본인의 청구항과 동일하거나 상당히(substantially) 유사하다는 증명
- 해당 청구항이 어떻게 해석되어야 한다는 주장
특허청 수수료
- Derivation proceeding 신청을 위한 특허청 수수료는 $400
증거수집
- 기존의 interference proceeding과 동일한 제한적인 증거 수집 기회가 주어짐
- 추가적 증거수집이 필요한 경우 ‘공정성’(interest-of-justice)을 위해서 합당한 사유가 있어야 함
합의
- 합의를 통해 derivation proceeding을 종료하고자 할 경우 양측의 합의문을 서면으로 특허청에 제출
중재(Arbitration)
- Derivation proceeding의 당사자들은 별도의 중재(Arbitration)를 진행할 수 있으며, 중재판정 내용은 특허청에 반드시 고지되어야 함
- 중재판정은 특허청 심판원에 대해 구속력을 가지지 않음
심판원의 판결 기준
- 발명의 도용을 입증하기 위한 ‘충분한 증거(sufficient evidence)’를 제시한 측이 발명에 대한 권리를 확보할 수 있음
항소
- 결과에 불복하는 측은 재심의(rehearing)을 신청가능
- 또한, 지방법원(district court)이나 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능
특허 유효기간 조정(adjustment)
- Derivation proceeding으로 인해 특허 등록이 지연된 만큼 특허 유효기간을 연장