Derivation Proceedings

Derivation Proceedingsは、2013年3月16日以降有効な出願日を有する請求項に適用される新たな手続である。米国特許法は現在、FITF(first-inventor-to-file)制度であるにもかかわらず、特許出願の最初の人物は実際には真の発明者であるということです。 2011年アメリカ発明法(AIA)は、Interferenceを排除するために135条を修正した。Derivation手続は最終的に
Interference手続に取って代わるが、Interferenceは2013年3月16日以前に提出された特許には引き続き適用される。

請願書の提出

何が異議申立されるのでしょうか?
2013年3月16日以降有効な出願日を有する1以上の請求項を含む特許または特許出願の真の発明者。

誰がファイルできるのか?
特許申請者のみがDerivation手続を提出することができます。したがって、申立人は、Derivation申請の前に、またはDerivation申請とともに、特許出願を提出しなければならない。

タイミング?
申立ては、最初の真の発明者のクレームと同一または実質的に同一である発明に対するクレームの最初の公開から1年以内に提出されなければならない。

コスト?
Derivation手続の申立て手数料は$ 400です。

申立人がDerivation手続の申立てで満たさなければならない法定および規制要件?
申立手続では、申立人は以下の法令を遵守しなければならない。(i)発明者としての先の出願に記載されている個人が、申立人の申請者に発明者として指定された発明(ii)先の出願が認可なしに申立人の出願の発明を請求することを示す。申請には手数料が必要です。原則として、(i)クレームされた発明が以前の出願に開示された発明と同一または実質的に同一であること、(ii)クレームがどのように解釈されるべきかを特定する

また、規則により、その派生された発明のコミュニケーションを示す少なくとも1つの宣誓供述書を含む実質的な証拠が含まれなければならない。コミュニケーションの表示は裏付けが必要である。

手続
誰に?
Derivation手続は、特許庁審判部(PTAB)で開催されます。各ケースは、IPR手続またはPGR手続に類似したトライアルで、技術的に訓練され、特許に精通した3人の審判官のパネルによって行われる。

予備的応答の回答者?被申立人は、特許庁が定めた期間内に、申立手続が何らかの要件を満たすことができなかったことに基づいてDerivation手続を開始すべきでない理由を述べ、申立てに対する予備的応答を提出する権利を有する。申立人はまた修正の申立をすることができる。申立人は、回答者が提出した修正案に対する回答と異議申立を提出しなければならない。

回答者が予備応答または修正を提出しない場合、回答者はPTABとの電話会議を手配しなければならない。

異議申立のための負担と基準?
Derivation手続において勝訴するためには、申立人はDerivationの主張を証明するために「十分な証拠」を提出しなければならない。

ディスカバリー?
旧Interference手続と同様に、Derivation手続は、二つの当事者間で限られたディスカバリーが可能です。

Derivation手続はどのように結論づけられますか?
Derivation手続が開始され、却下されない場合、PTABは最終的な書面による決定を出す。USPTOは、特許クレームを取り消す、または最終的に、その派生された主題をカバーする出願のクレームを拒絶することができる。 「適切な状況」において、PTABは、Derivation手続において問題になっている出願または特許の発明者を是正することができる。被告が真の発明者から発明を得たかどうかを決定することに加えて、PTABはDerivation手続において生じる「特許性」の問題についても考慮する可能性がある。

和解?
AIAは、当事者がDerivation手続を解決することを認めている。和解手続を終了するには、紛争中の発明の正しい発明者に関する当事者間の合意を反映した書面をUSPTOに提出しなければならない。 PTABが記録の証拠と一致しない合意を発見しない限り、合意に一致した措置を講じる。

仲裁?
AIAは当事者に仲裁手続の仲裁を認める。両当事者はUSPTOに仲裁裁定を通知しなければならない。 PTABは特許性の問題に拘束されず、独立して決定する可能性がある。 PTABは、仲裁が解決しない問題を決定する可能性がある。

再ヒアリングのリクエスト?
いずれの当事者も、理事会の決定の再審理を要求することができる。この要請は、理事会が誤解または見落としたと考えているすべての事項と、それぞれの問題が請願書に記載された場所を具体的に特定しなければならない。

手続後
アピール?
不満のある当事者は、地方裁判所または連邦巡回控訴裁判所に直接上訴することができる。

特許期間調整?
派生手続に関与した出願上に発行された特許の期間は、派生手続による発行遅延を相殺するように調整することができる。

実務上のヒント
•当事者は、新しいDerivation手続を準備するために、記録保管手続を変更するべきである。
着想、実施の証拠、そのような証拠を裏付ける証人の記録は管理されるべきである。
•これらの発明が出願される前に発明にアクセスした個人のより厳重な記録を維持する必要がある。そのような記録は、先に出願された出願人の発明者が真の発明者からその発明を導いたことを証明するために必要な証拠の不可欠な部分である。
•Interference手続は、2013年3月16日より前に提出された特許請求に引き続き適用されます。
•また、2013年3月16日より前に有効な出願日があり、Interferenceの手続が実際に起こる可能性のある申請については、申請者は、より早期の有効な出願日の権利を持たないクレーム限定を入れないよう注意しなければならない。そうすることで、Interferenceの適格性が失われます。

Derivation手続
何が異議申立されるのか?
2013年3月16日以降有効な出願日を有する1つまたは複数のクレームを含む特許または特許出願の真の発明者

何が提出されますか?
•提出された先行技術は、特許または印刷された出版物
•各リファレンスが出願に関連する理由の簡潔な説明も含める必要があります

いつファイルできますか?
•請求されたクレームの最初の公開から1年以内に

誰がファイルできますか?
•特許出願を最初にした発明者でない発明者は、先の出願人の特許権に異議申立する派生申立てを提出することができる
•申立人は、Derivation申請の前に、またはDerivation手申請とともに

料金はいくらですか?
•派生手続きの申請手数料は400ドルです

ディスカバリー
•ディスカバリーは制限されています。
•追加のディスカバリーを要求する当事者は、そのようなディスカバリーが正義のためであることを示さなければならない

和解
当事者は和解する可能性があります。 和解手続を終了するためには、当事者間の紛争におけるクレームされた発明の正しい発明者に関する合意を反映する書面をUSPTOに提出しなければならない

仲裁
•両当事者は仲裁を行うことができ、USPTOに対する仲裁裁定を通知する必要があります
•PTABは特許性の問題に拘束されず、独立して決定する可能性がある
•PTABは、仲裁が解決しない問題を決定する可能性がある

特許庁の決定
•申立人は、derivationの主張を証明するための「十分な証拠」を提供しなければならない

上訴
•いずれの当事者も、特許庁の決定の再審理を要求することができる
•不満な当事者は、連邦巡回控訴裁判所に地方裁判所または直接控訴することができる

特許期間の調整
• Derivation手続に関与した特許発行期間は、Derivation手続による発行遅延を相殺するために調整することができる