Covered Business Method Patents (CBM)는 미국 신 특허법 개정(AIA)을 통해 새로이 도입된 무효심판으로써 기본적으로 Post Grant Review(PGR)과 비슷한 형식을 취하고 있습니다. 하지만, PGR 과는 달리 특허 등록 이후 9개월 이후에도 CBM은 신청이 가능합니다. 아울러, CBM 신청자가 Business Method 청구항을 포함한 특허에 의해서 침해 소송을 당했다면 해당 특허의 Business Method 청구항에 대해서 CBM 신청이 가능합니다. 선 발명(first-to-invent: AIA 이전 출원) 및 선 출원(first-to-file: AIA 이후 출원) 중 어디에 해당하는 특허이든지 CBM 신청이 가능합니다. 다만, AIA 이전에 출원된 특허, 즉 선 발명에 해당하는 특허의 경우 102(발명의 신규성) 및 103 (발명의 자명성)에 의한 선행기술을 CBM 에서 활용할 때 일부 제약사항이 있습니다.
CBM의 신청
어떠한 특허에 대해 CBM을 신청할 수 있는가?
Covered Business Method 특허란, ‘기술적 발명을 제외한, 금융상품 및 서비스를 실행 혹은 운영하는 데이터 프로세싱 혹은 운영방식에 대한 방법, 장치에 대해 청구하는 특허’ 이며, CBM 은 이러한 특허에 대해 무효심판을 진행하는 것 입니다.
CBM 특허에 해당하는지 판단 하기 위해 첫째, 해당 특허의 청구항이 금융상품 혹 서비스의 실행 또는 운영하는 것을 포함하는지, 둘째, 해당 특허가 기술 발명에 관한 것인지를 검토하게 됩니다.
‘금융상품 혹 서비스의 실행 또는 이를 운영하는 것’이라는 판단 근거에 대해, PTAB (특허청 산하 심판원)일반적으로 넓은 의미의 해석을 적용하여 되도록이면 CBM 특허에 해당하는 것으로 결정하는 경향이 있습니다. 또한, 특허가 기술 발명에 관한 것인지에 대한 검토는 경우에 따라 결과의 차이가 있습니다만, 일반적으로 선행기술 대비 신규성, 비자명성(unobvious) 및 기술적 문제를 기술적 방식으로 개선하는지를 보게 됩니다.
CBM 신청을 위한 법적 근거
미국 특허법이 제시하는 어떠한 법적 근거이든지 CBM 신청을 위해 활용 가능합니다. (ex- 101(발명의 유용성, 112(기재불비), 102(신규성), 103(자명성)) 단, AIA 이전에 출원된(선 발명에 해당하는) 특허에 대해서는 선행기술 활용에 일부 제약이 있습니다. 더 구체적으로 말씀 드리자면, 2013년 3월 16일 이전에 출원된 특허는 AIA 이전의(pre-AIA) 미국 특허법 102항에 해당하는 선행기술만을 사용해야 합니다.
언제 신청할 수 있는가?
CBM 은 언제든지 신청가능하며 단, PGR 과 중복 신청해서는 안됩니다. 그리고 현재로선 AIA가 정한 기일인 2020년 9월 16일 이전까지 신청이 가능합니다.
특허청 수수료 (PGR 과 동일)
CBM 신청을 위한 특허청 수수료는 20개 청구항 까지 $12,000 이며, 20를 초과할 경우 1개 청구항 당 $250입니다. CBM 신청이 특허청에 의해 받아들여 졌을 경우 사후 진행을 위해 15개 청구항 까지 $18,000, 15개를 초과할 경우 1개 청구항 당 $550을 추가로 납부하여야 합니다.
CBM 신청이 받아들여지기 위한 조건은?
CBM 신청이 받아들여지기 위해서는 아래의 모든 조건을 충족해야 합니다.
- CBM 신청자가 해당 특허에 의해 침해소송을 당한 경우 (최근에는 침해소송 전에 경고장을 받은 경우도 포함되고 있음)
- 해당 특허의 청구항이 ‘금융 상품 혹은 서비스에 관한 것인 경우.
- 해당 특허가 기술 특허에 관한 것이 아닌 경우.
또한, CBM신청서는 다음과 같은 내용을 구비해야 합니다.
- 해당 CBM과 관련된 모든 이해 당사자(all real parties in interest)
- 무효를 주장하는 각각의 청구항과 그 근거들
- 관련 증거물의 복사본
그리고, CBM 신청서는 반드시 특허청 수수료와 함께 제출해야 합니다.
아울러, CBM신청서에는 아래와 같은 사항을 포함시켜야 합니다.
- CBM 신청자격 요건에 대한 증명
- 무효를 주장하는 청구항 각각에 대한 해석
- 청구항 무효 주장을 뒷받침하는 구체적인 법적 근거
- 제출된 증거물과 무효 주장과의 관련성에 대한 구체적인 설명
CBM 신청이 받아들여지기 위해 신청자가 신청서를 통해 해당 특허의 무효성을 어느 정도까지 설득할 수 있어야 하나? (PGR 과 동일)
CBM 신청이 받아들여지기 위해서는 최소한 한 개 이상의 청구항에 대해 유력한 (more likely than not – 50%를 초과하는 설득력) 설득력을 지닌 무효성에 대한 변론이 필요합니다.
CBM의 진행
진행 기간은? (PGR 과 동일)
CBM 은 신청이 받아들여진 이후로부터 반드시 1년 이내에 심판을 끝내야 합니다 (신청 이후로부터는 대략 1년 6개월). 단, 만약 ‘정당한 사유 (good cause)’ 가 있는 경우 6개월까지 기간이 더 늘어날 수 있습니다.
누가 심판하나? (PGR 과 동일)
특허청 산하 특허 심판원(PTAB)에서 CBM의 심판을 진행합니다. 특허청 심판원(PTAB)은 해당 기술 분야와 특허에 대한 전문성을 지닌 3명의 판사로 구성되어 각각의 CBM 사건을 심판하며 단심제 (single-phase trial – 특허청 내부에서는 상고가 불가하나 일반 법정에서 상고가 가능함)로 진행됩니다.
특허 소유자가 CBM 신청자의 신청서에 대해 사전 답변서(Preliminary Response) 제출이 가능한가? (PGR 과 동일)
특허 소유자는 CBM 신청이 특허청에 받아들여져서는 안된다는 신청서에 대한 반박의 내용을 포함하는 사전 답변서(Preliminary Response) 를 제출할 권리를 가지고 있습니다. 이러한 사전 답변서는 특허청장이 정한 기한 내에 제출되어야 합니다. 특허 소유자는 이러한 사전 답변서를 통해 CBM 신청자가 신청자격 요건을 충족하지 못했다는 취지로 변론을 하게 됩니다. 예를 들어, 특허 소유자는 CBM 신청자가 이전에 특허 무효에 대한 일반소송을 진행한 적이 있었다는 증거를 제출할 수 있으며, 이전에 진행된 무효심판 및 소송의 결과에 따라 현재의 CBM 신청이 불가함 (stopped)을 증명할 수도 있습니다.
특허 소유자는 이러한 사전 답변서를 제출할 의무를 가지지는 않습니다.
CBM 승소 기준은? (PGR 과 동일)
일반 법정에선 원고가 ‘명확하고 설득력 있는 증거를(clear and convincing evidence)’ 제출해야 받아들여지지만, CBM에선 CMB 신청자가 ‘보다 더 설득력 있는(preponderance)’ 주장이 받아들여짐으로 신청자에게 있어선 일반 법정보다 CBM이 증거 제출에 있어서 유리합니다. 또한, 특허청은 CBM을 진행함에 있어서 ‘최 광의 범위의 해석 기준(broadest reasonable construction standard)’으로 청구항을 해석하며, 일반 법정에서의 특허 무효소송과는 달리 특허가 유효하다는 전제는 없습니다.
증거 수집 과정에 대하여 (PGR과 동일)
일반적인 증거 수집 과정에는 인용문서 수집, 전문가 및 관련자의 증언에 대한 상호 검증(cross-examination), 제출된 내용 중 사실과 다르거나 불 일치하는 사항에 대한 검토 등이 있습니다. 양측은 상호 합의에 의해 추가적으로 증거를 수집하거나 한쪽이 추가적으로 증거를 수집하기 위한 신청(motion)을 할 수도 있습니다.
추가 증거를 제출하기 위한 요건은 ‘정당한 사유(good cause’ 가 있는 경우입니다. 이러한 ‘정당한 사유’(good cause – CBM 및 PGR)와 ‘공정성’(interest-of-justice – IPR 및 Derivation Proceedings)은 서로 유사한 점이 많은 기준이나, ‘공정성’(interest-of-justice)이 약간 더 엄격한 기준입니다. ‘정당한 사유’(good cause)의 경우 한쪽 당사자가 추가 증거 수집을 정당화 할 수 있는 구체적인 사유를 제출해야 하는 반면, ‘공정성’(interest-of-justice)의 경우 심판원이 관련된 모든 요소를 고려하게 됩니다. ‘공정성’(interest-of-justice)의 경우 ‘정당한 사유’(good cause)의 경우 보다 비교적 더 많은 요소를 고려하게 되며, 심판원은 ‘관련사항 전반에 대한 검증’(totality of the relevant circumstances)을 통해 추가 증거 수집의 당위성을 판단하게 됩니다.
금반언(禁反言 – Estoppel)의 원칙에 대해
CBM 진행 시 실제로 제출된 변론에 대해서만 금반언의 원칙(Estoppel)이 적용됩니다. 따라서 제출될 가능성이 있었던 변론에 까지 금반언의 원칙이 적용되는 다른 무효심판 및 소송 보다는 기준이 덜 엄격하다고 할 수 있습니다. 당연히 심판원(PTAB)의 최종판결에 대해서도 금반언의 원칙 (Estoppel)이 적용됩니다.
상고가 가능한가? (PGR 과 동일)
특허청 심판원(PTAB)의 결정에 불복할 경우 연방 상고 법원 (Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능합니다.
일반소송과 병행할 경우 일반법정이 CBM의 결과가 나올 때까지 기다려주는가?
일반 침해 소송과 CBM이 병행될 경우 일반법정은 침해 혐의 특허의 유효성을 우선적으로 가린 후 침해 여부를 판단하기 위해 CBM의 결과가 나올 때까지 기다려 줍니다. 따라서 특허 침해 혐의를 받고 있는 피고가 주로 CBM을 신청하게 됩니다.
참고할 만한 CBM 사례
특허청 심판원(PTAB)은 2013년 1월 9일, CBM 에 대한 첫 번째 판결을 내렸습니다. (SAP America, Inc. v. Versata Development Group, Inc.) 2011년 5월, Versata 는 SAP 로부터 특허침해 손해배상액으로서 3억 9천 1백만 달러를 지불 받도록 텍사스 동부 지방 법원으로부터 판결을 받았습니다. CBM 신청이 이루어 졌을 때, 해당 사건은 연방 상고 법원(CAFC)에 항소되어 계류 중이었습니다. (결국 2013년 5월 1일에 연방 상고법원은 원심의 결정을 유지하게 됩니다.)
SAP의 CBM 신청에 대해 특허청 심판원(PTAB)은 미국 특허법 101조에 근거하여 ‘350 특허가 특허성이 없음을 유력하게 (more likely than not – 50%를 초과하는 설득력을 지님) 변론하였음을 인정하고 CBM 신청을 받아들였습니다.
CBM 관련 법에 의해 CBM 신청자는 아래의 사항을 충족시켜야만 CBM 신청이 받아 들여지게 됩니다.
- CBM 신청자는 해당 특허를 침해한 혐의로 소송을 당한 적이 있음
- 해당 특허의 청구항은 ‘금융 상품 혹은 서비스’에 관한 것임
- 해당 특허의 청구항은 ‘기술 발명’에 관한 것이 아님
비록 특허 소유자가 CBM 신청자가 위의 사항을 충족하지 못하였다는 취지로 사전 답변을 하였지만, PTAB을 설득하는데 실패하였고, PTAB은 해당 특허에 대한 CBM을 진행하기로 결정하였습니다.
위의 결정은 몇 가지 주목할만한 사항을 포함하고 있었습니다.
첫째, 심판원은 ‘소송을 당한 적이 있어야 한다’는 요구조건에서 ‘소송’의 의미가 상고심에서의 최종 판결에 달하기까지 소송의 모든 단계를 아우른다고 해석하였습니다. SAP 가 특허침해소송 원심에서 특허유효성에대한 문제 제기를 이미 했었고 이에 대해 패소했었기 때문에, Versata 는 금반언의 원칙(estoppel)에 의해 SAP는 CBM 신청이 금지되어야 하며, 해당 법조항의 ‘소송’은 현재 진행 중인 소송(ongoing litigation)으로 해석되어야 한다고 주장했었습니다. 심판원은 지방법원의 판결이 상고되어 계류중임으로 최종 판결이 아니며, 해당 법조항은 문자 그대로 ‘소송을 당한 적이 있어야 한다 (sued for infringement)’로 해석되어야 한다는 근거를 들어 Versata의 주장을 받아들이지 않았습니다.
둘째, 심판원은 Covered Business Method 특허가 넓은 의미로 정의 되어야 함을 확인하였습니다. 심판원은 Covered Business Method 특허가 ‘본질적인 금융활동에 관한 것뿐만 아니라 일시적이고 보조적인 금융활동’에 관한 특허까지도 포함하여 정의될 수 있다고 판단하였습니다. 더 나아가, 심판원은 금융 상품 혹은 서비스가 ‘금융산업계의 상품 혹은 서비스로 제한’되어서도 안된다고 판단하였습니다.
셋째, 심판원은 해당 특허의 청구항이 ‘기술 발명’에 관한 것이 아니라는 결정을 함에 있어서 기계 혹은 상태 변환에 관한 검증(machine or transformation test)중에서 ‘기계’ 에 대한 검증 방법을 사용하였습니다. 비록 해당 청구항이 컴퓨터 혹은 소프트웨어의 사용을 요구하였지만, 심판원은 해당 청구항이 ‘특별한 소프트웨어, 컴퓨터 장치, 혹은 프로세싱 방식을 구체적으로 기술하고 있지 않기 때문에 기술적 특성에 대한 요구조건을 충족시키지 못한다고 판단하였고, 따라서 ‘기술적 발명’에 해당하지 않는다고 결정하였습니다.
SAP v. Versata 사건에 대한 심판원의 결정은, 비록 제한적이지만, 특허청 심판원(PTAB)이 CBM 신청을 받아들임에 있어서 신청자에게 유리하게 결정을 내리는 경향이 있는 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 특허 침해소송을 당하였고 침해 혐의의 특허가 Business Method 특허와 관련이 있는 경우 침해소송의 피고는 CBM의 활용을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있을 것 입니다.
CBM 요약
어떠한 특허에 대해 신청할 수 있는가?
- AIA 이후 출원된 특허, 즉 2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해서 신청이 가능
- 특허법상의 모든 근거가 특허 무효화 주장을 위해 활용 가능 (101 (발명의 유용성), 102(신규성), 103(자명성), 112 (기재불비) 등, 단, 102, 103 는 일부 제한적)
- 최소한 한 개 이상의 청구항에 대해 유력한 (more likely than not – 50%를 초과하는 설득력 ) 설득력을 지닌 무효성에 대한 변론이 필요
언제 신청할 수 있나?
- 2020년 9월 16일까지 신청 가능. 단 PGR 신청이 가능할 경우는 CBM 신청 불가
누가 신청할 수 있나?
- 아래의 경우에 해당하지 않으며 문제가 제기될 특허의 소유자가 아닌 경우 누구는 신청할 수 있음
- 이전에 IPR, PGR, CBM 과 같은 무효심판을 신청하여 최종 판결을 받은 적이 있는 경우
- 특허청이 아닌 일반 법정에서 특허 무효 소송을 신청한 경우가 있는 경우 (침해소송에 대한 반대 소송(counterclaim)으로서 특허 무효를 주장한 경우에는 PGR을 신청할 수 있음)
특허청 수수료
- 신청: 20개 청구항 까지 $12,000, 20를 초과할 경우 1개 청구항 당 $250
- 신청이 받아들여질 경우: 15개 청구항 까지 $18,000, 15개를 초과할 경우 1개 청구항 당 $550
진행 기간
- 신청 이후 진행 여부 결정까지 최대 6개월
- 진행하기로 결정된 이후 최종 판결까지 최대 12개월
- 만약 ‘정당한 사유 (good cause)’ 가 있는 경우 6개월까지 진행 기간이 더 연장
증거 수집 과정
- 일반 소송과 비교하여 제한적
- 양측의 상호 합의에 의해 증거 수집범위 확장 가능
- ‘정당한 사유(good cause)’ 가 있는 경우 추가적으로 증거를 수집하기 위한 신청(motion) 가능
합의
- 양측의 합의로 사건의 잠정적(without prejudice) 종료를 신청할 수 있음
심판 기준
- ‘보다 더 설득력 있는(preponderance)’ 주장이 받아들여짐
- 특허가 유효하다는 전제(presumption of validity)는 없음. (일반법정의 특허무효소송에는 해당 전제가 있으며, 따라서 CBM을 비롯한 특허청 무효심판이 일반 무효소송 보다 무효화에 유리함)
항소
- 특허청 심판원의 재심의(rehearing)를 신청 가능
- 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능
금반언의 원칙(Estoppel)
- 최종 판결에 대해 적용됨
- CBM의 신청자 및 그와 관련된 이해당사자(real party in interest or privy) 누구든 해당 CBM에서 제기되었거나 제기될 가능성이 있었던 (reasonably could have raised) 주장을 다시 제기할 수 없음
- 특허소유자는 CBM최종 판결에 위배되는 행위를 행할 수 없음