Post Grant Review (PGR)은 미국 특허청에서 진행되는 특허 무효심판 중 하나로서 미국 신 특허법 개정(AIA)을 통해 새로이 도입되었습니다. 제 3자는 PGR을 통해 특허의 유효성에 대해 해당특허가 등록된 (재심사(reissue)를 통해 새로이 등록 된 경우도 포함) 후로부터 9개월 이내에 문제를 제기 할 수 있습니다. AIA 이후 출원된 특허, 즉 2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해서 PGR 신청이 가능합니다. PGR 신청자는 해당 특허의 소유자가 아니어야 하며, 특허청이 아닌 일반 법정에서 특허 무효 소송을 신청한 적이 없어야 합니다. AIA 이전에 활용되었던 재심사(reexamination)와 는 달리 PGR에서는 특허 무효 주장의 근거로서 최적 실시 예(best mode)를 제외한 특허법상의 대부분의 특허 거절 근거를 무효화 주장을 위해 활용할 수 있습니다. (101 (발명의 유용성), 102(신규성), 103(자명성), 112 (기재불비))
PGR의 신청
어떠한 특허에 대해 PGR을 신청할 수 있는가?
앞서 말씀 드린 바와 같이 AIA 이후 출원된 특허, 즉 2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해서 PGR 신청이 가능합니다.
PGR 신청을 위한 법적 근거
모든 특허법상의 근거 (101 (발명의 유용성), 102(신규성), 103(자명성), 112 (기재불비) 등) 가 특허 무효화 주장을 위해 활용 가능합니다.
Ex)
- 101 (발명의 유용성) – 특허에 부적합한 추상적 개념임을 주장
- 102(신규성), 103(자명성) – 특허 출원일 보다 앞서 공개된 선행기술이 존재하거나 혹은 타인이 수익 목적으로 발명 내용과 동일한 기술을 이미 사용(prior public use, prior sales or offers for sale)하였음을 증명
- 112 (기재불비) – 청구항이 형식에 맞지 않거나 불분명하게 기술되어 있음을 증명. 기능 청구항(mean plus function) 방식으로 지나치게 넓은 청구범위로 기술되어있음을 증명.
- 중복 특허(double patenting)임을 증명.
누가 PGR 을 신청할 수 있나?
특허 소유자가 아닌 사람은 누구나 PGR을 신청할 수 있습니다.
단, 아래의 경우에는 PGR 신청자가 될 수 없습니다.
- 이전에 IPR, PGR, CBM 과 같은 무효심판을 신청하여 최종 판결을 받은 적이 있는 경우
- 특허청이 아닌 일반 법정에서 특허 무효 소송을 신청한 경우가 있는 경우 (침해소송에 대한 반대 소송(counterclaim)으로서 특허 무효를 주장한 경우에는 PGR을 신청할 수 있음)
언제 신청할 수 있나?
특허가 등록된 이후 9개월 이내에 신청이 가능합니다. (재심사(reissue) 이후 권리 범위 확장으로 인한 재등록(reissuance )의 경우도 동일)
특허청 수수료 (CBM 과 동일)
PGR신청을 위한 특허청 수수료는 20개 청구항 까지 $12,000 이며, 20를 초과할 경우 1개 청구항 당 $250입니다.
PGR 신청이 특허청에 의해 받아들여졌을 경우 사후 진행을 위해 15개 청구항 까지 $18,000, 15개를 초과할 경우 1개 청구항 당 $550을 추가로 납부하여야 합니다.
PGR 신청서 구비요건
PGR 신청서는 다음과 같은 내용을 반드시 구비해야 합니다.
- 해당 PGR과 관련된 모든 이해 당사자(all real parties in interest)
- 무효를 주장하는 각각의 청구항과 그 근거들
- 관련 증거물의 복사본
그리고, PGR 신청서는 반드시 특허청 수수료와 함께 제출해야 합니다.
또한 PGR 신청서에는 아래와 같은 사항을 포함시켜야 합니다.
- PGR 신청자격 요건에 대한 증명
- 무효를 주장하는 청구항 각각에 대한 해석
- 청구항 무효 주장을 뒷받침하는 구체적인 법적 근거
- 제출된 증거물과 무효 주장과의 관련성에 대한 구체적인 설명
PGR 신청이 받아들여지기 위해 신청자는 해당 특허의 무효성을 어느 정도까지 설득할 수 있어야 하나? (CBM 과 동일)
PGR 신청이 받아 들여지기 위해서는 최소한 한 개 이상의 청구항에 대해 유력한 설득력 (more likely than not – 50%를 초과하는 설득력 ) 을 지닌 무효성에 대한 변론이 필요합니다.
이러한 ‘유력한(more likely than not)’ 설득력 이라는 기준은 50%를 초과하는 설득력을 의미하며, 50% 이상의 설득력을 의미하는 IPR의 ‘상당한(reasonable likelihood)’ 설득력 기준보다 더 엄격한 기준이라 할 수 있습니다. 입법과정에서 상원의원Jon Kyl은 PGR에 IPR보다 엄격한 기준을 적용하는 이유에 대해 PGR 은 IPR과는 달리 101(발명의 유용성), 112(기재불비 – enablement) 등과 같은 이슈가 제기될 수 있으며 이를 해결하기 위해서는 증거수집(discovery)과정의 필요에 의해 시간이 더 소요될 수 있기 때문에 AIA의 PGR도입 취지에 따라 짧은 기간 내에 최종 판결을 내리기 위해선 시작단계에서부터 결론에 더 근접한 상태로 시작할 필요가 있다고 설명했습니다.
참고로, PGR 신청서를 통해 아직 법적으로 결론이 내려지지 못한 이슈를 제기할 수 있다면 PGR 신청이 받아들여질 가능성이 있습니다.
특허청 심판원이 PGR 신청을 받아들일지 여부에 대해 검토할 때, 만약 이전 심사나 심판과정에서 활용된 같은 선행기술 자료 혹은 변론내용이 다시 해당 PGR 신청서에 포함된 것을 확인한다면 PGR 신청을 거절할 수도 있습니다.
PGR 신청의 전체 혹은 그 일부가 거절된다면, PGR 신청자는 특허청 심판원(PTAB)에 재검토(Rehearing)를 요청할 수 있습니다. 하지만, PGR 허가 여부에 대한 심판원의 결정이 일반 법정으로 상고되는 것은 불가합니다.
PGR의 진행
진행 기간은? (CBM 과 동일)
PGR 은 신청이 받아들여 진 이후로부터 반드시 1년 이내에 심판을 끝내야 합니다 (신청 이후로부터는 대략 1년 6개월). 단, 만약 ‘정당한 사유 (good cause)’ 가 있는 경우 6개월까지 기간이 더 늘어날 수 있습니다.
누가 심판하나? (CBM 과 동일)
특허청 산하 특허 심판원(PTAB)에서 PGR의 심판을 진행합니다. 특허청 심판원(PTAB)은 해당 기술 분야와 특허에 대한 전문성을 지닌 3명의 판사로 구성되어 각각의 PGR 사건을 심판하며 단심제 (single-phase trial – 특허청 내부에서는 상고가 불가하나 일반 법정에서 상고가 가능함)로 진행됩니다.
특허 소유자가 PBR 신청자의 신청서에 대해 사전 답변서(Preliminary Response) 제출이 가능한가? (CBM 과 동일)
특허 소유자는 PGR신청이 특허청에 받아들여져서는 안된다는 논지로 신청서에 대한 반박의 내용을 포함하는 사전 답변서(Preliminary Response) 를 제출할 권리를 가지고 있습니다. 이러한 사전 답변서는 특허 청장이 정한 기한 내에 제출되어야 합니다.
특허 소유자는 이러한 사전 답변서를 통해 PGR신청자가 신청자격 요건을 충족하지 못했다는 주장을 할 수 있습니다. 예를 들어, 특허 소유자는 PGR신청자가 이전에 특허 무효에 대한 일반소송을 진행한 적이 있었다는 증거를 제출할 수 있으며, 이전에 진행된 무효심판 및 소송의 결과에 따라 현재의 PGR신청이 불가함 (estopped)을 증명할 수도 있습니다.
단, 특허 소유자는 이러한 사전 답변서를 제출할 의무를 가지지는 않습니다.
PGR 승소 기준은? (CBM과 동일)
일반 법정에선 원고가 ‘명확하고 설득력 있는 증거를(clear and convincing evidence)’ 제출해야 받아들여지지만, PGR에선 PGR신청자가 ‘보다 더 설득력 있는(preponderance)’ 주장이 받아들여 지므로 신청자에게 있어서는 일반 법정보다 CBM이 증거 제출에 있어서 유리합니다.
또한, 특허청은 PGR을 진행함에 있어서 ‘최 광의 범위의 해석 기준(broadest reasonable construction standard)’으로 청구항을 해석하며, 일반 법정에서의 특허 무효소송과는 달리 특허가 유효하다는 전제(presumption of validity)는 없으므로, 특허 무효화에 유리합니다.
PGR신청이 받아 들여진 후 특허소유자는 어떻게 대응해야 하나?
특허청 심판원은 PGR 사건을 허용함과 동시에 진행 일정을 정합니다. 일반적으로, 특허 소유자는 답변서 및 청구항 보정 신청서를 3달 이내에 제출할 수 있습니다. 특허청이 정한 기준에 의거하여 특허 소유자는 PGR이 진행되는 동안 청구항 보정을 신청할 한번의 기회를 갖는 것입니다. 이때, 청구항을 취소되거나 적절한 개수의 청구항을 새로이 추가하도록 신청이 가능합니다.
PGR 신청이 받아 드려진 후 PGR 신청자는 추가적인 자료를 제출할 수 있나?
PGR 신청자는 PGR 신청이 받아들여진 이후 1달 이내에 추가적인 자료의 제출 신청을 할 수 있습니다. 1달을 넘긴 이후에는 추가 자료 제출이 불가능합니다. 다만, 추가 자료 제출 신청이 늦어진 정당한 사유가 제출되고 심판원이 공정성(interest-of-justice)을 위해서 제출된 추가 자료가 PGR 진행에 있어서 필요하다고 판단할 시에는 자료가 접수될 수 있습니다.
증거 수집 과정에 대하여 (CBM과 동일)
AIA 이전에 있었던 Inter Partes Reexamination 과는 달리 PGR에선 제한적인 증거 수집(discovery), 구두 변론(hearing), 사건의 병합(joinder) 및 합의에 의한 사건 종료(추후에 같은 이슈로 다시 문제 제기 가능함 -settlement without creating an estoppels)가 가능합니다.
특허청은 PGR 당사자들을 위해 증거 수집 과정을 위한 규정을 제시해 주게 됩니다. 이때 제출할 수 있는 증거물들은 PGR 당사자가 주장하는 바가 사실임을 입증할 수 있어야 한다는 조건으로 제한됩니다. 일반적인 증거 수집 과정에는 인용문서 수집, 전문가 및 관련자의 증언에 대한 상호 검증(cross-examination), 제출된 내용 중 사실과 다르거나 불 일치하는 사항에 대한 검토 등이 있습니다. 양측은 상호 합의에 의해 추가적으로 증거를 수집하거나 한쪽이 추가적으로 증거를 수집하기 위한 신청(motion)을 일방적으로 할 수도 있습니다.
추가 증거를 제출하기 위한 요건은 ‘정당한 사유(good cause’ 가 있는 경우입니다. 이러한 ‘정당한 사유’(good cause – CBM 및 PGR)와 ‘공정성’(interest-of-justice – IPR 및 Derivation Proceedings)은 서로 유사한 점이 많은 기준이나, ‘공정성’(interest-of-justice)이 약간 더 엄격한 기준입니다. ‘정당한 사유’(good cause)의 경우 한쪽 당사자가 추가 증거 수집을 정당화 할 수 있는 구체적인 사유를 제출해야 하는 반면, ‘공정성’(interest-of-justice)의 경우 심판원이 관련된 모든 요소를 고려하게 됩니다. ‘공정성’(interest-of-justice)의 경우 ‘정당한 사유’(good cause)의 경우 보다 비교적 더 많은 요소를 고려하게 되며, 심판원은 ‘관련사항 전반에 대한 검증’(totality of the relevant circumstances)을 통해 추가 증거 수집의 당위성을 판단하게 됩니다.
비공개 및 정보 보호에 관하여
PGR 신청에 관한 사항은 일반적으로 대중에게 공개됩니다. 그러나 정당한 사유(good cause)가 있을 경우 어느 쪽 당사자이든 비공개 요청을 할 수 있습니다. 또한, AIA 조항에 의해 PGR 당사자들은 기밀 사항의 교환 및 제출 과정에서의 누출로부터 보호 받을 수 있습니다.
구두변론
PGR 당사자 어느 쪽이든 구두변론(Hearings)을 신청할 수 있습니다.
같은 특허에 대해 다수의 심판이 진행될 경우
PGR 진행 중에 동일한 특허에 대해 또 다른 문제가 제기되어 또 다른 무효심판이 발생할 경우, 심판원은 한쪽 심판이 결론지어지기까지 다른 심판의 지연(stay), 사건의 병합 혹은 두 개의 사건 중 하나의 종료를 명령할 수 있습니다. 또한, PGR 신청자나 특허소유자는 사건의 병합(Joinder)을 신청할 수도 있습니다.
PGR 의 최종 판결
PGR 신청이 받아 들여진 후 사건이 종료(dismissed)되지 않았다면, 특허청 심판원으로부터 최종 판결이 서면으로 내려지게 됩니다. 최종 판결은 문제가 제기된 청구항의 무효 여부 및 PGR을 통해 새로이 추가된 청구항에 대한 언급을 포함하게 됩니다.
합의
AIA 는 PGR당사자 양측이 합의로 사건을 마무리할 수 있도록 허용하고 있습니다. 단, 양측이 합의하더라도 특허청 심판원은 재량권을 가지고 사건을 종료하거나 계속 진행할 수 있습니다.
재심의(rehearing) 신청
최종 판결에 불복하는 측은 재심의(rehearing)를 신청할 수 있습니다.
최종 판결 이후
금반언의 원칙(Estoppel)
금반언 원칙은 심판원의 최종판결에 대해 PGR신청자에게 적용되며, 비록 PGR신청자가 불복하여 일반법정에 항소하였더라도 그러합니다. 하지만, PGR이 양측의 합의에 의해 최종 판결이 있기 전에 종료되었다면, 이러한 금반언 원칙은 적용되지 않습니다.
이미 최종 판결이 내려진 PGR의 신청자 및 그와 관련된 이해당사자(real party in interest or privy) 누구든 해당 PGR 에서 제기되었거나 제기될 가능성이 있었던 (reasonably could have raised) 주장을 특허청의 다른 무효심판, 일반법정에서의 소송 혹은 국제 무역 위원회(ITC) 심판에서 다시 제기해선 안됩니다.
금반언의 원칙은 특허 소유자에게도 적용되며, 특허소유자는 PGR최종 판결에 위배되는 행위를 행해서는 안됩니다. 예를 들어, PGR을 통해 무효화, 취소 혹은 보정된 명세서, 도면 혹은 청구항을 재 확보하고자 하는 행위는 금지되며, PGR진행 중에 거절된 사항에 대한 재시도도 허용되지 않습니다.
항소
특허청 심판원에 의한 PGR최종 판결에 불복하는 측은 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능합니다.
일반소송과 병행할 경우 일반법정이 CBM의 결과가 나올 때까지 기다려주는가?
일반 침해 소송과 PGR이 병행될 경우 일반법정은 침해 혐의 특허의 유효성을 우선적으로 가린 후 침해 여부를 판단하기 위해 PGR의 결과가 나올 때까지 기다려 줍니다. 따라서 특허 침해 혐의를 받고 있는 피고가 주로 PGR을 신청하게 됩니다.
하지만, PGR을 통해 무효주장이 제기된 특허에 대해, 만약 해당 특허가 등록된 후 침해소송이3개월 이내에 시작되었다면, 법원은 침해 혐의자(PGR 신청자)에게 예비적 금지명령 (preliminary injunction)을 내릴 수 있습니다.
PGR 요약
어떠한 특허에 대해 신청할 수 있는가?
- AIA 이후 출원된 특허, 즉 2013년 3월 16일 이후에 출원된 특허에 대해서 신청이 가능
- 특허법상의 모든 근거 (101 (발명의 유용성), 102(신규성), 103(자명성), 112 (기재불비) 등) 가 특허 무효화 주장을 위해 활용 가능
- 최소한 한 개 이상의 청구항에 대해 유력한 (more likely than not – 50%를 초과하는 설득력 ) 설득력을 지닌 무효성에 대한 변론이 필요
언제 신청할 수 있나?
- 특허가 등록된 이후 9개월 이내에 신청이 (재심사(reissue) 이후 권리 범위 확장으로 인한 재등록(reissuance )의 경우도 동일)
누가 신청할 수 있나?
- 아래의 경우에 해당하지 않으며 문제가 제기될 특허의 소유자가 아닌 경우 누구든지 신청할 수 있음
- 이전에 IPR, PGR, CBM 과 같은 무효심판을 신청하여 최종 판결을 받은 적이 있는 경우
- 특허청이 아닌 일반 법정에서 특허 무효 소송을 신청한 경우가 있는 경우 (침해소송에 대한 반대 소송(counterclaim)으로서 특허 무효를 주장한 경우에는 PGR을 신청할 수 있음)
특허청 수수료
- 신청: 20개 청구항 까지 $12,000, 20를 초과할 경우 1개 청구항 당 $250
- 신청이 받아들여질 경우: 15개 청구항 까지 $18,000, 15개를 초과할 경우 1개 청구항 당 $550
진행 기간
- 신청 이후 진행 여부 결정까지 최대 6개월
- 진행하기로 결정된 이후 최종 판결까지 최대 12개월
- 만약 ‘정당한 사유 (good cause)’ 가 있는 경우 6개월까지 진행 기간이 더 연장
증거 수집 과정
- 일반 소송과 비교하여 제한적
- 양측의 상호 합의에 의해 증거 수집범위 확장 가능
- ‘정당한 사유(good cause)’ 가 있는 경우 추가적으로 증거를 수집하기 위한 신청(motion) 가능
합의
- 양측의 합의로 사건의 잠정적(without prejudice) 종료를 신청할 수 있음
심판 기준
- ‘보다 더 설득력 있는(preponderance)’ 주장이 받아들여짐
- 특허가 유효하다는 전제(presumption of validity)는 없음
항소
- 특허청 심판원의 재심의(rehearing)를 신청 가능
- 연방 상소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소가 가능
금반언의 원칙(Estoppel)
- 최종 판결에 대해 적용됨
- PGR의 신청자 및 그와 관련된 이해당사자(real party in interest or privy) 누구든 해당 PGR 에서 제기되었거나 제기될 가능성이 있었던 (reasonably could have raised) 주장을 다시 제기할 수 없음
- 특허소유자는 PGR최종 판결에 위배되는 행위를 행할 수 없음