Preissuance Submission (PIS) 은 특허가 등록되기 전, 즉 출원 심사 중일 때 출원인이 아닌 제 3자가 해당 특허의 유효성에 대한 문제를 제기하는 것 입니다. PIS 는 2012 년 9월 16일 발의된 AIA 특허법 개정에 따라 기존의 제 3자 정보제공(third party submissions)관련 법이 PIS 신청자에게 조금 더 유리하도록 확장된 것입니다.
PIS 신청
어떠한 특허에 대해 어떻게 PGR을 신청할 수 있는가?
PIS는 모든 종류의 특허 출원 (실용(utility), 디자인, 식물(plant)특허 출원. 단, 가 출원 (provisional)은 불가) 이자, 아직 등록되지 아니한 특허출원에 대해 신청이 가능하며, 해당 특허 출원이 포기되었더라도 가능합니다.
PIS 를 통해 해당 특허 출원과 관련성이 있는 특허, 심사 중이며 공개된 특허출원 및 기타 관련 문서 형태로 선행기술을 제출하여 심사관이 심사 중에 참고하도록 유도할 수가 있습니다. PIS 를 신청할 때는 반드시 제출되는 자료와 해당 특허 출원의 관련성을 설명하는 문서(description of the relevance)를 함께 제출해야 합니다 단, 이러한 문서에 해당 특허의 유효성에 대한 변론이나 결론이 포함되어서는 안됩니다.
PIS 는 재심사(reissue or reexamination)가 진행 중인 특허에 대해 신청할 수는 없습니다.
누가 신청할 수 있나?
특허 출원인 본인이 아니며, 특허 출원관련 정보 고지의 의무(duty of disclosure – 일반적으로 출원인과 담당 변리사)를 지닌 사람이 아니라면 누구나 PIS 를 신청할 수 있습니다.
PIS 신청은 익명으로 이루어 집니다.
언제 신청할 수 있나?
PIS 신청은 특허 허여 통지 (notice of allowance)가 아직 안되었다는 전제 하에,
- 특허 출원 공개(publication) 가 이루어진 후 6개월 이내 이거나
- 심사관의 첫 번째 의견서제출통지(first rejection)가 나오기 전에 제출 가능합니다.
(한번 의견서 제출 통지가 나오면 6개월 전이라도 PIS 신청 불가)
특허청 수수료
만약 제출되는 PIS 서류가 3개 이하이고 해당 특허출원에 대한 첫번째 신청일 경우 특허청에 납부해야 할 수수료는 없습니다.
추가로 신청할 경우 10개의 선행기술 제출 당 $180을 납부해야 합니다. PIS 에도 중소기업을 위한 특허청 수수료할인이 존재합니다.
PIS 신청에 대한 특허청 심사관의 재량권
구비양식
PIS 신청과 함께 제출된 서류들이 심사관에 의해 구비양식을 갖추었다고 결정될 경우 신청자에게는 접수 통보가 이루어지고 제출된 서류들은 특허 심사과정의 공식 기록(image file wrapper for the application )으로 등록 되게 됩니다. 만약 구비양식이 맞지 않다고 결정된다면 제출된 서류들은 폐기되며 수수료는 반납되지 않습니다.
PIS 신청자는 구비양식이 맞지 않을 경우 공지를 받도록 미리 요청할 수 있으며, 수수료를 다시 납부한다면 관련 서류를 수정한 후 다시 제출 할 수 있습니다.
PIS가 심사과정에 미치는 영향
PIS 를 통해 제출된 서류는 해당 특허 출원을 담당하고 있는 심사관에게 전달 됩니다. PIS 신청자는 익명으로 처리되며, 서류제출 이외에 심사과정에 대한 별도의 참여는 불가합니다. 제출된 서류는 심사관이 참고한 후 심사과정의 공식기록으로 남기게 됩니다.
제출된 서류가 심사관에 의해 언제, 어떻게 참고되는 가는 전적으로 심사관의 재량에 달려 있습니다. 심사관이 요구하지 않는 이상, 출원자가 PIS에 대해 답변할 의무는 없습니다. 만약 심사관이 PIS에 대한 출원자의 답변을 요구한다면, 그러한 요구는 일반적인 심사절차와 같이 의견제출통지(Office Action)의 형식으로 이루어지게 되고 출원자는 변론이나 청구항 보정을 통해 PIS에 대응하게 됩니다.
PIS 제출이 이루어진 후
금반언의 원칙과 항소(Estoppel and Appeals)
신청자가 익명으로 처리되는 관계로 PIS 신청자에게는 금반언의 원칙이 적용되지 않으며, 항소도 불가합니다.
출원자는 PIS에 의해 특허가 거절된다면 일반적 특허 출원의 과정처럼 특허청 심판원에 항소가 가능합니다.
PIS 장/단점
- 경쟁사의 특허출원을 견제하기 위한 시도를 익명으로 할 수 있다는 것은 큰 장점입니다.
- 하지만, PIS 를 통해 특허가 무효화 될 가능성은 비교적 낮으며, 만족스럽지 못한 결과가 나왔다고 해서 항소를 하는 것도 불가능합니다.
- PIS 를 통해 제출한 선행자료를 출원자가 효과적으로 극복하게 되면 그러한 내용이 출원 심사 기록으로 공식적으로 기록되게 되어 해당 특허의 등록 허여 이후에 같은 선행자료로 공격하기는 힘들어 집니다.
- PIS 는 매우 저렴하다는 장점이 있습니다만, 실패할 경우 오히려 상대방의 특허를 강화시켜주는 역효과가 있으므로 신중할 필요가 있습니다.
PIS 요약
어떠한 특허에 대해 신청할 수 있는가?
- 아직 등록 되지 않은 실용(utility), 디자인, 식물(plant)특허 출원
- 해당 특허 출원이 포기(abandoned )되었더라도 가능
무엇을 제출하나?
- 등록 특허, 심사 중이며 공개된 특허출원 및 기타 관련 문서 형태의 선행기술자료
- 제출되는 자료와 해당 특허 출원의 관련성을 간략히 설명하는 문서(concise description of the relevance)를 함께 제출해야 함.
언제 신청할 수 있나?
- 특허 허여 통지 (notice of allowance)가 아직 안되었다는 전제하에,
- 특허 출원 공개(publication) 가 이루어진 후 6개월 이내 이거나
- 심사관의 첫 번째 의견서제출통지(first rejection)가 나오기 전에 제출 가능
(한번 의견서 제출 통지가 나오면 6개월 전이라도 PIS 신청 불가)
누가 제출할 수 있나?
- 특허 출원인 본인이 아니며, 특허 출원관련 정보 고지의 의무(duty of disclosure – 일반적으로 출원인과 담당 변리사)를 지니지 아니한 사람
특허청 수수료
- 제출되는 PIS 서류가 3개 이하이고 해당 특허출원에 대한 첫 번째 신청일 경우 무료.
- 추가로 신청할 경우 10개의 선행기술 제출 당 $180
PIS 접수과정
- 제출 자료가 구비양식을 갖추었을 경우 담당 심사관에게 전달
- 신청자는 구비양식이 맞지 않을 경우를 대비해 접수 여부의 공지를 받도록 미리 요청할 수 있지만, 수수료를 다시 납부해야 함
- 접수가 되지 않았다고 재 검토 신청이나 항소(rehearing or appeal)가 불가함
PIS가 심사과정에 미치는 영향
- 접수된 자료가 심사관에 의해 해당 특허 출원 과정의 심사기록(file image wrapper)으로 남을 수 있음
- 심사관이 요청하지 않는 이상, 출원자는 PIS에 대해 답변할 의무는 없음
금반언의 원칙과 항소(Estoppel and Appeals)
- 금반언 원칙은 PIS신청자에게 적용되지 않음
- PIS 신청자는 항소가 불가능
- 출원자는 항소가 가능함
기타
- 신청자는 익명으로 처리됨
- 신청자는 자료 제출 이외에 다른 활동은 할 수 없음.