衍生程序

衍生程序是一个新的程序,其应用于生效提交日在2013年3月6日或之后的权利要求。即使美国专利法现在是发明人申请优先制(FITF)系统,衍生程序的创建是为了确保首先提交专利申请的人是实际上的真正发明人。2011年的美国发明方案(AIA)修改35 U.S.C. § 135,其淘汰了除限于衍生问题之外的专利干预程序。衍生程序将最终取代干预程序,但是干预程序将继续应用于2013年3月16日之前提交的任何专利权利要求。

提交请求

质疑的内容?专利或包含生效提交日在2013年3月16日或之后的一项或多项权利要求的专利申请的真正发明人。

何人可以提起该诉讼?非首先提交专利申请的发明人可以在USPTO提起衍生请求来质疑较早申请人的专利权,条件时该发明人可以证明首先提交专利申请的人沿用她的发明。仅专利的申请人可以提交衍生请求;因此,请求人必须在衍生请求前提交专利申请,或者同时提交。

时机?请求必须在发明首次公开的一年之内提出,该发明的权利要求与第一真正发明人的权利要求相同或大体相同。

成本?提交衍生程序请求的费用是400美元。

请求人在衍生诉讼的请求中必须满足的法律和法规要求?在衍生诉讼请求中,请求人必须根据法律:(i)基于特定的根据来阐述在较早申请中被命名为发明人的个人沿用了在请求人的申请中被命名为发明人的个人的发明;以及(ii)证明该较早申请在没有授权的情况下要求保护请求人申请的发明。请求必须与费用一起提交。根据规则,针对衍生发明中每项权利要求,请求必须(i)证明为何要求保护的发明与在较早申请中公开的发明相同或大致相同;以及(ii)指出如何解释权利要求。同样根据规则,必须包括大量的证据,其如果没有被驳回,将支持衍生的确定。该证据包括至少一个宣誓书阐述衍生发明的交流以及缺少授权。该交流必须要有佐证。

诉讼过程

谁受理?衍生程序在专利审判及上诉委员会进行
。每个案件在单独阶段审判中将由三位受过技术训练懂得专利的法官组成的小组进行听证,这与多方复审过程或授权后复审过程类似。

被告的初步答复?被告有权在设置的时间段内对请求提交初步答复,其基于该请求有任何要求未满足来阐述衍生诉讼不成立的理由。被告还可以动议修改。请求人对被告提交的修改必须提交回复或反对。

如果被告没有提交初步答复或修改,则被告必须与PTAB安排电话会议。

质疑的负担和标准?为了在衍生程序中胜诉,申请人必须提供“充分的证据”来证明衍生的主张。

证据发现?与旧的干预程序一样,衍生程序是仅有有限证据发现可用的双方争议案。决定争议案证据发现的争议案实践规则应用于新的衍生程序,并且因为这些实践规则明确指出请求额外证据发现的一方必须证明该额外证据发现符合正当利益。看起来PTAB将使用“正当利益”标准来在衍生程序中决定额外证据发现的请求。

衍生诉讼如何结束?如果衍生程序成立而没有被驳回,PTAB将发出最终书面决定。USPTO可以取消权利要求或者最终拒绝涵盖衍生主题的申请的权利要求。在“适当的情况下”,PTAB可以在衍生程序中纠正任何待决的申请或专利的发明人资格。除了决定被告是否沿用了真正发明人的发明,PTAB还可以考虑衍生程序中出现的可专利性问题,当存在“正当理由”这样做时。

和解?AIA允许衍生程序双方和解。为了通过和解结束该程序,必须向USPTO提交反应双方所同意的争议发明的真正发明人的书面声明。除非PTAB发现该协议与记录的证据不一致,否则将采取与协议一致的行动。

仲裁?AIA允许衍生诉讼双发进行仲裁。双发需将仲裁判决通知USPTO。PTAB不被任何可专利性的问题约束,并且可以独立决定这样的问题。PTAB可以认定仲裁问题并没有解决。

重新听证请求?任何一方都可以重新听证委员会的决定。该请求必须具体指出该方认为委员会误解或忽略的所有问题,以及每个问题在请求书中阐述的地方。

审判后

上诉?不满的一方可以在地区法院上诉或者直接上诉至联邦巡回法院。

专利有效期调整?卷入到衍生程序的申请的专利有效期可以进行调整以抵消由于衍生程序而造成的公布延迟。

执业小贴士
• 双发应当修改他们的记录保持程序以为新的衍生程序做准备。
• 证据,实施以及能够证明这些证据的证人都需要维护。
• 需要更警觉地维护那些在该专利申请提交之前已得到该发明的人。这样的记录是很重要的一部分证据,它需要证明较早提交申请的一个或多个发明人沿用了真正发明人的发明。
• 干预程序继续是适应于在2013年3月16日之前提交的任何专利权利要求。
• 此外,对于生效日期在2013年3月16日之前的申请,如果干预程序是可以的,申请人必须注意不要插入使其不满足较早有效提交日的权利要求限制。这样做将会损害干预程序的资格。

衍生程序快速参考

质疑的内容?
• 有效提交日在2013年3月16日或之后包含一项或多项权利要求的专利或专利申请的真正发明人。

提交的内容?
• 提交的现有技术可以是任何专利或出版物
• 必须包括为何每个参考文档与该申请相关的简要描述

何时可以提交?
• 受质疑的权利要求首次公开的一年以内

谁可以提交?
• 非首先提交专利申请的发明人可以提交衍生程序来质疑较早申请人的专利权。
• 申请人必须在衍生请求之前或同时提交专利申请

费用?
• 提交衍生程序请求的费用是400美元

证据
• 证据是受限的,因为它与旧的干预程序一致
• 请求额外证据的一方必须证明该额外证据必须符合正义利益

和解
双发可以和解。为了通过和解终止该程序,必须向USPTO提交反应双方所同意的争议发明的真正发明人的书面声明。

仲裁
• 双发需将仲裁判决通知USPTO。
• PTAB不被任何可专利性的问题约束,并可以独立决定这样的问题。
• PTAB可以认定仲裁问题并没有解决。

委员会决定
• 请求人必须提供“充分的证据”来证明其衍生主张

上诉
• 任何一方都可以请求对委员会的决定进行重新听证
• 不满的一方可以在地区法院上诉或者直接上诉至联邦巡回法院

专利有效期调整
• 卷入到衍生程序的申请的专利有效期可以进行调整以抵消由于衍生程序而造成的公布延迟。